Tegen maagzuur en andere oprispingen

Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2009, KG ZA 09-1290, Nycomed GmbH, Nycomed B.V. tegen Sandoz B.V. (Met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Kort geding. Merkinbreuk afgewezen. Geen overeenstemming van merken. Inburgering niet aangenomen nu de tekens niet als herkomstaanduiding zijn gebruikt.

Nycomed heeft sinds 1994 een octrooi op het geneesmiddel PANTAZOL, werkzaam tegen maagzuur en andere oprispingen van maagsap. Sinds 5 mei 2009 is het octrooirecht van Nycomed afgelopen. Op de tablet van Nycomed staat het teken P20 of P40. Voorts heeft de tablet een ovale vorm en is geel van kleur. De vorm en de opdruk zijn als vorm/kleurmerk vastgelegd en ook de aanduidingen P20 en P40 zijn als merk ingeschreven bij het Benelux Bureau.

Sandoz produceert en verhandelt een soortgelijk geneesmiddel met dezelfde werkzame stof pantoprazol. De tablet van Sandoz heeft een ovale vorm met geronde rechthoekige zijden en is geel van kleur. Op de pil staat onder meer in de kleur zwart 20 of 40 afgebeeld.

Nycomed vordert – zeer kort samengevat – een verbod op merkinbreuk voor Sandoz om haar geneesmiddel Pantoprazol Sandoz te verkopen op straffe van een dwangsom. Sandoz voert hiertegen verweer.

De Voorzieningenrechter gaat in dit kort geding voorshands van de geldigheid van de merkrechten van Nycomed uit. Bij de inschrijving in het Benelux register zijn de vier merken reeds getoetst op absolute gronden en tot op heden zijn de inschrijvingen niet nietig verklaard wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Ook heeft Sandoz geen nietigheidsprocedure opgestart.

Van merkinbreuk is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. De door Sandoz gebruikte tekens komen niet in voldoende mate overeen om van identieke dan wel vrijwel overeenstemmende tekens te spreken. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat de Voorzieningenrechter voorshands van mening is dat de individuele elementen waaruit de samengestelde merken van Nycomed bestaan an sich niet voldoende eigen vermogen bezitten, zodat deze merken alleen in hun totaliteit met de door Sandoz gebruikte tekens moeten worden vergeleken.

Ook van inburgering is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. Nycomed heeft op geen enkele wijze aangetoond dat zij de ovale vorm, gele kleur en de opdruk van haar tabletten heeft gebruikt om de consument in de gelegenheid te stellen om deze tabletten te onderscheiden van tabletten van andere ondernemingen.

Nycomed’s vorderingen worden afgewezen en zij wordt veroordeeld in de proceskosten ad EUR 72.000,84.

Lees het vonnis hier.