Testarossa vogelvrij? Normaal gebruik van een merk - bekend merk

Met een merk krijgt een bedrijf een monopolie op het gebruik van die naam. De wetgever heeft echter wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd om dit gebruik aan banden te leggen. Een belangrijke eis is, dat een merk na vijf jaar ook echt normaal moet worden gebruikt.Maar, merken hebben niet het eeuwige leven. Denk maar aan V&D, Free record Shop, de SRV wagen etc. Als het merk vijf jaar niet meer normaal gebruikt is, kan in principe iedereen (die daarbij belang heeft) de doorhaling hiervan aanvragen. De vraag is daarom, wat is normaal gebruik en kan nu iedereen zomaar met een bekend merk aan de haal gaan als dit merk niet meer wordt gebruikt? Deze vraag staat centraal in de rechtszaak tegen Ferrari over het merk TESTAROSSA. Dit artikel is tevens verschenen in de weekendbijlage van de HDC-kranten.

Ferrari produceerde ruim 20 jaar geleden (van 1984 tot 1996) sportwagens onder de naam Testarossa. Een sportwagen met 12 cilinders en een maximale snelheid van 290 km/uur. De naam verwijst naar de rode doppen op de cilinderkop. Mede door de politieserie Miami Vice (met Don Johnson als Sonny Crockett) kreeg de sportwagen algemene bekendheid.

In 2013 besluit speelgoedfabrikant Kurt Hesse het merk Testa Rossa te registreren in Duitsland (en later de EU) voor o.a. scheerapparaten, fietsen en e-bikes. Volgens de Duitse pers omdat hij geen hoge licentievergoeding wil betalen aan Ferrari.

Ferrari maakt hiertegen bezwaar (start een oppositie) op basis van een aantal merken en haar bekendheid en reputatie in de EU. Kurt Hesse slaat direct terug en start een doorhalingsactie tegen het Duitse merk in Düsseldorf omdat het merk niet meer gebruikt wordt. De rechter heeft daar vorige maand een eerste besluit in genomen, helaas negatief voor Ferrari.

De rechter stelt dat een merk binnen vijf jaar gebruikt moet worden als herkomstaanduiding van bepaalde producten/ diensten. Dat is hier niet het geval want de afgelopen vijf jaar zijn er geen nieuwe Testarossa auto’s meer gemaakt. De verkoop van alleen 2de hands auto’s is onvoldoende. Ferrari verkoopt echter wel onderdelen voor bestaande Testatrossa auto´s en repareert/ onderhoudt nog steeds deze auto’s. Echter die producten en diensten worden niet onder de merknaam Testarossa verricht maar onder de naam Ferrari. Vandaar dat de rechter tot het oordeel komt dat er geen normaal gebruik is gemaakt van het merk en dat het merk moet worden doorgehaald.

Kan de vlag nu uit bij Hesse? Nee, want ik verwacht dat Ferrari in hoger beroep gaat. Daarnaast kan Ferrari claimen dat Testarossa een algemeen bekend merk is (artikel 6bis Unieverdrag van Parijs). Het gebruik van het merk Testa Rossa door Hesse voor e-bikes is naar mijn mening verwarringwekkend en misleidend omdat consumenten direct een link leggen naar het bekende merk van Ferrari. Grote kans dat deze zaak dus nog een staartje krijgt.

De uitspraak is wel een goede les voor alle merkhouders. Gebruik een merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Ook al wordt het slechts gebruikt voor onderdelen en onderhoud vermeldt dan wel de juiste merknaam om de rechten in stand te houden (en dus niet onder de naam van het moederbedrijf).
Voor bedrijven die een oud merk nieuw leven willen inblazen, een zwaluw maakt nog geen zomer. Ook al wordt een algemeen bekend merk al een poosje niet meer gebruikt, dan is dit geen vrijbrief om het nieuw leven in te blazen. Als het gaat om een nog steeds algemeen bekend merk en als de merkhouder dit merk nog steeds vernieuwd ondanks dat hij dit niet meer gebruikt, dan is de kans groot dat de oorspronkelijke merkhouder hier niet zomaar akkoord mee zal gaan. Wil je toch een merk nieuw leven inblazen, vraag dan toestemming aan de oorspronkelijke merkhouder. Houders van bekende merken hebben vaak diepen zakken, en de ervaring leert dat zij er vaak alles aan doen om de goodwill van hun merken (ook van slapende merken) te beschermen.