The Clash of the Coverbands niet overgedragen

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 14 oktober 2013,  ECLI:NL:RBOBR:2013:5692 (Van den Borne en ARTISTS & BANDS B.V. tegen Van de Water)
Overname IE-rechten uit faillissement. Schriftelijkheidsvereisten. Te ruime uitleg van "gedurende de arbeidstijden of daarbuiten". Rechtspraak.nl: Kern van dit kort geding is de vraag wie rechthebbende is van het woord- en beeldmerk The Clash of the Coverbands.

Uitgangspunt is dat Van den Borne als houder als oorspronkelijk rechthebbende moet worden aangemerkt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Van den Borne de merken op enig moment heeft overgedragen aan een inmiddels gefailleerde stichting. In dat geval moet worden aangenomen dat Van de Water rechthebbende is geworden uit hoofde van de met de curator gesloten koopovereenkomst waarbij deze merken zijn verkocht.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit het enkele feit dat Van den Borne de exploitatie van de merken heeft ondergebracht in de stichting niet kan worden afgeleid dat daarmee ook de merken aan de stichting zijn overgedragen. Artikel 2.31 lid 2 sub a BVIE bepaalt namelijk dat de overdracht van een merk, op straffe van nietigheid, schriftelijk moet worden vastgelegd. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat met artikel 14 uit de arbeidsovereenkomst is beoogd alle intellectuele eigendomsrechten van Van den Borne over te dragen aan de stichting, dus ook rechten ontstaan vóór aanvang van het dienstverband. Aannemelijker is dat de zinsnede “gedurende de arbeidstijden of daarbuiten” slechts betrekking heeft op prestaties en verrichtingen van de werknemer tijdens het dienstverband, dus na 1 februari 2011, zowel tijdens de gebruikelijke werkuren als daarbuiten.

Vast staat dat het woordmerk The Clash of the Coverbands en het bijbehorende beeldmerk tot stand zijn gekomen in 2004 respectievelijk 2009, dus ruimschoots vóór aanvang van het dienstverband. Daarmee vallen die merken naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder de strekking van artikel 14 en kan dat artikel dus niet worden aangemerkt als een schriftelijke vastlegging van de overdracht van die merken door Van den Borne aan de stichting. (...) Dat betekent dat moet worden aangenomen dat Van den Borne ten tijde van het faillissement van de stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en dus niet in de boedel van de stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan Van de Water, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat Van de Water als rechthebbende moet worden aangemerkt.

Van de Water heeft voor de door hem gestelde overdracht van de merken twee gronden aangevoerd. Ten eerste zou de overdracht blijken uit het feit dat de stichting sinds haar oprichting de merken heeft geëxploiteerd door het onder deze naam verzorgen van de bandcompetitie. Ten tweede zou tussen de stichting en Van den Borne met ingang van 1 februari 2011 een arbeidsovereenkomst zijn gesloten, waarin is bepaald alle prestaties en verrichtingen van de werknemer gedurende de arbeidstijden of daarbuiten die kunnen leiden tot vestiging van intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever toebehoren.

Dat geldt echter ook voor Van den Borne zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen Van den Borne en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat Van den Borne zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands heeft overgedragen aan Artists & Bands. Dat betekent dat Van den Borne zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. Van den Borne zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen. Vorderingen van Artists & Bands worden grotendeels toegewezen; vorderingen van Van de Water in reconventie worden afgewezen.

5.6. Dat betekent dat moet worden aangenomen dat [verzoeker]ten tijde van het faillissement van de Stichting nog steeds rechthebbende was van de merken en de merken dus niet in de boedel van de Stichting vielen. De curator kon die merken dan ook niet overdragen aan Van de Water, zodat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder]als rechthebbende moet worden aangemerkt. Dat geldt echter ook voor [verzoeker]zelf. Gelet op de koopovereenkomst van 26 juli 2013 tussen [verzoeker]en Artists & Bands is voldoende aannemelijk dat [verzoeker]zijn intellectuele eigendomsrechten aangaande The Clash of the Coverbands heeft overgedragen aan Artists & Brands. Dat betekent dat [verzoeker]zich niet (meer) met een beroep op die intellectuele eigendomsrechten kan verzetten tegen inbreuken daarop. [verzoeker]zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen.

5.7. Resteren de vorderingen voor zover die door Artists & Bands zijn ingesteld. De eerste vordering die strekt tot het staken en gestaakt houden van met The Clash of the Coverbands overeenstemmende tekens is toewijsbaar. De voorzieningenrechter verwerpt de stelling van [verweerder]dat geen verwarringsgevaar te duchten is tussen (de totaalindrukken van) The Clash of the Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso. Immers [verzoeker]c.s. hebben onbetwist gesteld dat de toevoeging “The Only Road To Paradiso” slechts als subtitel moet worden gezien en van ondergeschikt belang is. Daarbij hebben [verzoeker]c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat met gebruikmaking van verschillende vennootschappen en stichtingen gedurende een lange periode onder de naam “The Clash of the Coverbands” jaarlijks bandcompetities zijn georganiseerd.
Voor zover [verweerder]dat teken nog niet zou hebben gebruikt in het economisch verkeer, dan bestaat gelet op haar stellingen in dit kort geding – namelijk dat zij rechthebbende is - voldoende concrete dreiging om aan te nemen dat zij dit wel zal gaan doen. De vordering zal daarom op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden toegewezen als na te melden. Voorts is voldoende aannemelijk dat [verweerder]met het gebruik van de facebookpagia facebook.com/theclashoftecoverbands eveneens inbreuk maakt op het merkrecht zodat ook dat gebruik zal worden verboden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

5.8. Dat geldt ook voor de tweede vordering. Niet in geschil is dat The Clash of te Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso door [verzoeker]c.s. als handelsnamen zijn gebruikt. Op grond van artikel 5a Hnw is het [verweerder]verboden die handelsnamen te voeren.

(...)
6.1. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat [verweerder]rechthebbende is van de woordmerken The Clash of the Coverbands, The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso, het bijbehorende beeldmerk en de handelsnaam The Clash of the Coverbands. Dat betekent dat [verweerder]zich niet kan verzetten tegen gebruik daarvan door [verzoeker]c.s. De vorderingen van Van de Water
Zullen daarom worden afgewezen.

De voorzieningenrechter, in conventie,.
7.1. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om met onmiddellijke ingang van betekening van dit vonnis iedere gebruik van het teken The Clash of the Coverbands, The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de facebookpagina facebook.com/theclashofthecoverbands;

7.2. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van de handelsnaam The Clash of the Coverbands en The Clash of the Coverbands The Only Road To Paradiso;

7.3. veroordeelt [verweerder]jegens Artists & Bands om te staken en gestaakt te houden het aanbieden en in het verkeer brengen van producten en diensten onder gebruikmaking van tekens en aanduidingen waarin de lettercombinatie “The Clash of the Coverbands” of daarmee overeenstemmende lettercombinaties voorkomen,

7.4. veroordeelt [verweerder]om aan Artists & Bands een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 7.1., 7.2. of 7.3. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,