To be or not to be
Vzr. Rechtbank Breda, 22 juli 2009, KG ZA 09-292, Bullaert & I AM N.V. tegen Van Haren Schoenen B.V. (met dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap).
Merkenrecht. Eiser is eigenaar van woord-/beeldmerken I AM, voor schoenen, en maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde Van Haren Schoenen van het merk AM. Inbreuk merkrecht. Vorderingen (grotendeels) toegewezen. Visuele (“de in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis.”), auditieve [em] en begripsmatige overeenstemming (“Van Haren heeft zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be”). Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist volgens de Reb. Breda kwade trouw van de inbreukmaker. 1019h proceskosten: €11.647,82. (Afbeelding: boven eiser I AM, onder Van Haren. Klik op afbeelding voor vergroting)
3.7. Voorshands is niet aannemelijk dat I AM een "sterk merk" is, noch in België noch in een ander Beneluxland. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het merk I AM onderscheidend vermogen bezit, zoals vereist, en niet meer dan dat.
3.10. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er begripsmatige overeenstemming tussen het merk I AM en het AM-teken. Vaststaat dat de introductie van de AM-schoenen in de Van Haren winkels gepaard is gegaan met een grootscheepse reclamecampagne waarbij Van Haren gebruik heeft gemaakt van slogans met het teken AM als "I AM individual", 'I AM creative", "I AM energized", "I AM expressive" en "I AM exciting". Hierdoor heeft Van Haren zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be. Am heeft in dit verband geen zelfstandige betekenis maar impliceert de aanwezigheid van "I". Hierdoor maakt het AM-teken dezelfde totaalindruk als het merk I AM. De stelling van Van Haren dat individualisering een trend is en er een sterke toename is in het gebruik van de woorden "I am" in reclamecampagnes is aannemelijk, maar doet niets aan af aan de begripsmatige overeenstemming. Doordat Van Haren het AM-teken in de slogans heeft geplaatst, krijg het teken voor het publiek die met het merk I AM overeenstemmende betekenis als hiervoor genoemd.
3.1 1. Ook auditief stemmen het merk I AM en het AM-teken sterk overeen. (…) 3.12. Visueel is er ook sprake van overeenstemming tussen het (beeld)merk I AM en her AM-teken. Vaststaat dat Van Haren ook alleen de letters AM als teken gebruikt. Het verschil tussen merk en teken is enkel gelegen in de letter "I". De in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis. De letters zijn de onderscheidende bestanddelen die in het totaalbeeld opvallen. Van Haren gebruikt het AM-teken daarnaast ook zoals het gedeponeerd is, met ellips en het onderschift "shoe company". In zoverre wijkt het teken af van het merk. Echter dit verschil is van ondergeschikt belang nu Van Haren het teken niet consequent op deze manier maar op diverse manieren gebruikt. De lettercombinatie AM is het enige bestanddeel van het gebruikte teken dat consistent is. Hierdoor blijft de lettercombinatie AM het dominerende bestanddeel dat bij het publiek het meest zal opvallen en bijblijven. Dit geldt ook ten aanzien van de overige manieren waarop Van Haren het AM-teken gebruikt.
(…) 3.18. De sub 3. gevorderde vernietiging van de inbreukmakende schoenen wordt eveneens afgewezen. Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist kwade trouw van de inbreukmaker. Daarvan is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid in bedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit laatste is hier het geval, zodat kwade trouw aan de zijde van Van Haren thans niet aannemelijk is.
Lees het vonnis hier.
