Toch (normaal) onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar WOW

Hof Den Haag 20 oktober 2020, IEF 19522, IEFbe 3137; ECLI:NL:GHDHA:2020:2050 (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vervolg op [IEF 18611]. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Stichting WOW afgewezen. Anders dan Saladdin heeft aangevoerd en door de voorzieningenrechter is aangenomen, beschikt het woordmerk van Stichting WOW over een (normaal) onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor Stichting WOW dat heeft ingeschreven. Gelet op het onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk, de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring. Saladdin heeft met het gebruik van het teken WOW inbreuk gemaakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van Stichting WOW. Het bestreden vonnis wordt vernietigd. Saladdin wordt bevolen om iedere inbreuk op het Benelux-woordmerk WOW van de Stichting te staken, ieder gebruik van strijdige handelsnamen te staken en de handelsnamen ‘Wow Lijnbaan B.V.’ en ‘WOW Burgers & Chicken’ uit te laten schrijven uit het handelsregister.

4.22. De slotsom van al het voorgaande is dat Saladdin gebruik maakt van WOW-tekens die volledig overeenstemmen met het woordmerk van de Stichting, en die door Saladdin worden gebruikt voor identieke en in hoge mate soortgelijke waren en/of diensten als die waarvoor de Stichting haar woordmerk heeft ingeschreven. In aanmerking genomen het normale onderscheidend vermogen van het WOW-woordmerk en het normale tot lage aandachtsniveau van het relevante publiek, is er naar het oordeel van het hof daarom sprake van reëel gevaar voor directe of indirecte verwarring bij dat publiek.

4.23. Saladdin maakt ook gebruik van tekens met het woordelement WOW met een van de hiervoor genoemde toevoegingen. Deze tekens, voor zover al niet als identiek te beschouwen, stemmen in hoge mate overeen met het WOW-woordmerk van de Stichting. Al deze toevoegingen zijn beschrijvend, terwijl het woord WOW juist het dominerende en onderscheidende element is dat bepalend is voor de totaalindruk en zal achterblijven in het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek met een normaal tot laag aandachtsniveau. De beschrijvende toevoegingen en de eventuele schrijfwijze en opmaak van de tekens (nog daargelaten dat een woordmerk alle schrijfwijzen en vormen van opmaak omvat) zijn van dermate ondergeschikte betekenis·, dat deze, anders dan het woordelement WOW, niet in de herinnering zullen achterblijven en kunnen daarom niet verhinderen dat door het gebruik van het identieke woordelement WOW verwarring met het woordmerk van de Stichting te duchten is. Het hof acht daarom, gelet op alle omstandigheden, met name het onderscheidend vermogen van het woordmerk WOW, de hoge mate van overeenstemming tussen het merk en de door Saladdin gebruikte tekens, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten waarvoor die tekens worden gebruikt en het in aanmerking komende publiek met een normaal tot laag aandachtsniveau, direct of indirect verwarringsgevaar reëel aanwezig.

4.34. Uit het voorgaande volgt dat Saladdin handelsnamen voert die hetzelfde zijn als, of slechts in geringe mate afwijken van de oudere handelsnamen van de Stichting. Bovendien bevatten alle door Saladdin gevoerde handelsnamen het woordmerk van de Stichting. De Stichting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een zoekopdracht met de zoekterm  'WOW restaurant' met de zoekmachine Google leidt tot resultaten waarin beide ondernemingen naar voren komen. Gegeven het onderscheidend karakter van het woordelement WOW in de handelsnamen van de Stichting (vgl. r.o. 4.18 e.v.), de overeenstemmende aard van de beide ondernemingen, de omstandigheid dat zij zich op hetzelfde publiek richten en het landelijke bereik dat zij mede door hun aanwezigheid op internet en facebook hebben, acht het hof gevaar voor directe of indirecte verwarring tussen beide ondernemingen reëel aanwezig.