Toevoegen van metalen kogellager aan LEGO-bouwstenen leidt tot aantasting van de merkfuncties

Vzr. Rb. Den haag 28 mei 2024, IEF ; ECLI:NL:RBDHA:2024:7992 (Lego Juris tegen [naam]). Kort geding. Lego Juris is onderdeel van de LEGO-groep, bekend van de LEGO-bouwstenen en -poppetjes. Ze is houder van verschillende merkregistraties, waaronder het Unie(woord)merk LEGO en de in de afbeelding weergegeven Unie(vorm)merken voor de minifiguren. Samen worden deze aangeduid als de LEGO-merken. In deze zaak meent Lego Juris dat er inbreuk gemaakt wordt op de LEGO-merken, doordat [naam] via zijn website minifiguren en bouwstenen met het LEGO-woordmerk aanbiedt. Het punt dat partijen verdeeld houdt betreft de vraag of [naam] een succesvol beroep kan doen op artikel 15 lid 1 UMVo, oftewel of de uitputtingsregel opgaat en Lego Juris zich dus niet kan verzetten tegen deze online verhandeling van het speelgoed door [naam]. Lego Juris meent dat artikel 15 lid 2 UMVo niet van toepassing is. De reden hiervoor is dat er een metalen kogellager is toegevoegd aan de stenen, wat resulteert in niet alleen een wijziging van de waren maar ook een verslechtering van de toestand van de waren. [naam] betwist op zijn beurt dat er sprake is van een dusdanige wijziging of verslechtering dat er een gegronde reden bestaat voor Lego Juris om zich te verzetten tegen de verhandeling, nu er geen merkfunctie wordt aangetast.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Voorop staat dat [naam] niet betwist dat hij aangepaste LEGO-bouwstenen en minifiguren verhandelt die reeds in de EER in de handel zijn gebracht, en dat deze zijn aangepast door het aanbrengen van een metalen kogellager. [naam] betoogt verder dat er geen sprake is van aantasting van de merkfuncties, maar dit verweer volgt de voorzieningenrechter niet. Door de toevoeging van de metalen kogellager voldoen de bouwstenen niet meer aan de hoge kwaliteitseisen van de LEGO-groep. Dit heeft Lego Juris voldoende onderbouwd gesteld. Daar komt bij dat het bedrukken van de LEGO-bouwstenen ook kan leiden tot aantasting van de herkomstfunctie van de LEGO-merken. De consument kan, ook post sale, hierdoor ten onrechte denken dat er een economische band bestaat tussen de LEGO-groep en [naam]. De disclaimers die door [naam] zijn opgenomen op zijn website zijn onvoldoende om deze aantasting te voorkomen. Uit al het bovenstaande volgt dat Lego Juris gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de LEGO-bouwstenen en minifiguren die van een metalen kogellager zijn voorzien. [naam] kan zich niet met succes beroepen op de uitputtingsregel. Hij maakt met de aanbieding van het speelgoed inbreuk op de LEGO-merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen.  

4.11. In dat verband acht de voorzieningenrechter ook van belang dat Lego Juris onderbouwd heeft gesteld dat de kwaliteit van het plastic van de door [naam] aangeboden LEGO-bouwstenen waaraan een (metalen) kogellager is toegevoegd (Bricks with bearings), is aangetast en daardoor niet (meer) voldoet aan de (hoge) kwaliteitseisen die de LEGO-groep daaraan, ook vanuit de voor (kinder)speelgoed geldende eisen voor productveiligheid, stelt. [naam] heeft kritiek geleverd op een in dat kader door Lego Juris overgelegd rapport van de onderzoeksafdeling van de LEGO-groep7 en erop gewezen dat de betreffende (aangepaste) LEGO-bouwstenen (meer dan) naar behoren functioneren; de stenen passen nog altijd goed op andere bouwstenen en door gebruik te maken van een metalen lager kan de as bijna zonder frictie draaien, wat het rijgedrag en de prestaties van de treinwagon ten goede komt. Wat daar verder ook van zij, de voorzieningenrechter heeft tijdens de mondelinge behandeling zelf kunnen waarnemen dat de LEGO-bouwstenen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, zogenaamde stress whitening vertonen (plekken waar het (gekleurde) plastic van de bouwstenen wit is gekleurd). [naam] heeft niet bestreden dat zulks het gevolg is van (de krachten die vrijkomen bij) het aanbrengen van de metalen kogellager. Zelfs als wordt aangenomen dat die LEGO-bouwstenen (met stress whitening) bij normaal gebruik qua functionaliteit en levensduur niet onder doen voor ongewijzigde LEGO-bouwstenen, zoals [naam] in wezen betoogt, zal de consument (kunnen) opmerken dat de LEGO-bouwstenen met metalen kogellager ogenschijnlijk zijn beschadigd en daarom van mindere kwaliteit zijn dan soortgelijke LEGO-bouwstenen zonder metalen kogellager (en dus zonder stress whitening). [naam] heeft evenmin bestreden dat, zoals in het rapport ook naar voren komt, er onder meer lood is gedetecteerd in de door hem aangebrachte metalen kogellager, hetgeen Lego Juris problematisch acht, nu de producten die onder de LEGO-merken in het verkeer worden gebracht niet alleen bestemd zijn om decennia mee te gaan maar – als (kinder)speelgoed – ook een onberispelijk veiligheidsprofiel (dienen te) hebben.