Tommy Hilfiger handhaaft Uniemerken tegenover parallelimporteur

Rechtbank Den Haag 24 januari 2018, IEF 17458; ECLI:NL:RBDHA:2018:403 (Tommy Hilfiger tegen Premium Distribution Corp) Merkenrecht. Tussen 2011 en 2013 heeft gedaagde kleding voorzien van de Tommy Hilfiger-merken geleverd aan verschillende Europeese ondernemingen. Uit mailcontact tussen gedaagde en een Nederlandse onderneming blijkt dat gedaagde zich specialiseert in kleding verschepen naar Europa. Tommy Hilfiger heeft gedaagde geen toestemming gegeven om haar kleding in Europa aan te bieden. Gedaagde richt zich op een Nederlandse onderneming, dat maakt de rechtbank in deze zaak bevoegd. Gedaagde wordt bevolen iedere inbreuk op de Uniemerken van Tommy Hilfiger in Nederland te staken.  

7.8. Deze door gedaagde gezonden e-mails zien op gebruik door gedaagde van het teken voor zakelijk gebruik en in advertenties in de zin van artikel 9 lid 3 aanhef en onder e) UMVo 2017. Daarbij is voorshands voldoende aannemelijk dat het om reclame aan in Nederland gevestigde ondernemingen gaat. Voorwinden (die door eiseressen in de dagvaarding niet bij naam is genoemd, maar waarvan zij heeft gesteld dat het gaat om een Nederlandse klant van haar) is aangeschreven op een e-mailadres met een .nl extensie. In de e-mail aan Voorwinden schrijft gedaagde ook “we specialize in shipping to Europe”. Ten aanzien van DSM Trading voert gedaagde op zich terecht aan dat uit de in productie EP10 overgelegde correspondentie niet blijkt dat DSM Trading ook een Nederlands bedrijf is, maar aan het verweer dat gedaagde ervan uitging dat het een Amerikaans bedrijf was, dat graag samples wilde ontvangen op een door haar opgegeven adres in Nederland, gaat de rechtbank voorbij als niet geloofwaardig. Nu de samples naar Best zijn verstuurd, is voldoende aannemelijk dat DSM Trading een Nederlandse onderneming betreft en dat dit voor gedaagde duidelijk behoorde te zijn. Daarmee is sprake van het gebruik van Tommy Hilfiger-merken in zakelijke stukken en reclame in Nederland. Het beschikbaar stellen van de samples valt voorts onder het aanbieden van waren onder het teken in de zin van artikel 9 lid 3 aanhef en onder b) UMVo 2017.

7.9. Het voorgaande betekent dat voorshands sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 onder a) UMVo 2017. Om die reden behoeft de stelling van Tommy Hilfiger Europe dat gedaagde inbreukmakende kledingstukken aan DSM Trading heeft verkocht, op dit moment geen (voorlopige) beoordeling.

7.10. Nu in het kader van dit incident voorshands voldoende aannemelijk is dat sprake is van inbreuk op Uniemerken van eiseressen, is het gevorderde provisionele verbod toewijsbaar. Daarbij wordt het verbod beperkt tot die Uniemerken waarvan inbreuk aan de hand van de producties voorshands kan worden vastgesteld, te weten de in r.o. 2.2 onder d en i weergegeven Unie(woord)merken Tommy Hilfiger en Hilfiger, alsmede de beeldmerken die in r.o. 2.2 onder e en h zijn weergegeven. Tommy Hilfiger Europe vordert een verbod voor “het bestellen, de aankoop, de distributie, het aanbieden, het verkopen, de opslag, het leveren en/of verhandelen van inbreukmakende kledingstukken.” Nu zich in deze opsomming handelingen bevinden die niet zonder meer tot als een voorbehouden handeling aangemerkt kunnen worden, zal het verbod worden gegeven op de wijze als in het dictum verwoord. De door Tommy Hilfiger Europe gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.