Totaalindruk van merken inclusief pay-off wijkt af

Rechtbank Rotterdam 20 augustus 2014, IEF 14139; ECLI:NL:RBOBR:2014:5042 (Eurosafe tegen Ensafe)

Merkenrecht. Eiser is houder van het beeldmerk EurosafeSolutions (pay-off: valbeveiliging) en is voor-voorgebruiker. Gedaagde is houder van beeldmerk Ensafe (pay-off: veilig op niveau). Beiden merken hebben pay-offs die bij de beoordeling betrokken moeten worden. De diensten zijn soortgelijk, echter de totaalindruk wijkt af. Voor de bescherming van het kleurgebruik, slaagt een beroep op de inburgering, en daardoor onderscheidend vermogen, niet. De reconventionele stelling dat er sprake is van onrechtmatig handelen, is onvoldoende onderbouwd. De rechtbank verklaart voor recht dat het teken (in combinatie met het verschillende gebruik van de pay-off) geen onrechtmatig handelen betreft.

4.3.1. De pay-offs dienen bij de beoordeling betrokken te worden, omdat het publiek de pay-offs meeneemt bij de vergelijking van beide tekens. De pay-off van Eurosafe is “valbeveiliging”. De pay-off/chapeau van Ensafe is “veilig op niveau”, net als Eurosafe in het Nederlands. Hoewel de pay-offs verschillen (andere woorden hebben), worden ze wel op gelijke wijze geschreven. Ensafe gebruikt net als Eurosafe een slanke pay-off. Beide pay-offs beginnen met een V en in beide zit het woord “veilig”.

4.5. Wil Eurosafe bescherming inroepen voor juist dit kleurgebruik, dan dient vast te komen staan dat dit kleurgebruik is ingeburgerd door gebruik en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen van haar merk stelt Eurosafe dat haar merk een bekend merk is. Van bekendheid van het merk is sprake wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de rechtbank alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Voldoende is dat het merk bekend is in één van de Beneluxlanden (HvJ EG 14-9-1999, NJ 2000/376 (Chevy)).

4.13. Eurosafe betwist dat zij deze procedure alleen aanhangig zou hebben gemaakt om Ensafe te schade. Zij is te goeder trouw van mening dat Ensafe inbreuk maakt op haar merkrecht. Het vertrek van Dakgroep 90 als klant van Ensafe heeft niet te maken met deze zaak, maar met haar distribiteurschap van Uniline valbeveiliging. Dakgroep 90 verkreeg deze producten van Daksecure. Daksecure heeft vervolgens Ensafe opgezet. Dakgroep 90 heeft toen haar relatie met Uniline opgezegd en is gaan samenwerken met XS Platforms. XS Platforms is niet gerelateerd aan Eurosafe. Eurosafe betwist voorts dat zij aan derden video’s toont van de Marq-producten. Er bestaat wel een video over de Marq-producten, maar die is niet gemaakt door Eurosafe. Ten einde zeker te zijn dat de video niet door Eurosafe wordt getoond aan derden heeft Eurosafe op 2 juni 2014 nog een waarschuwing door de onderneming gestuurd en erop gewezen dat er geen negatieve uitlatingen mogen worden gedaan over concurrenten, aldus Eurosafe.

4.14. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet gezegd worden dat het voor Eurosafe bij voorbaat al duidelijk had moeten zijn dat haar inbreukvorderingen geen kans van slagen hadden. Derhalve kan ook niet gezegd worden dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ensafe door het aanhangig maken van de onderhavige procedure. Er bestaat dan ook geen grond om Eurosafe te veroordelen tot vergoeding van eventuele schade die Ensafe geleden heeft als gevolg van de procedure. De vordering onder II. zal daarom worden afgewezen.