Twee grensoverschrijdende verboden toegewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 september 2020, IEF 19479, LS&R 1868; ECLI:NL:RBDHA:2020:13650 (Novartis tegen Mylan) Octrooirecht. Novartis ontwikkelt en verhandelt via aan haar gelieerde vennootschappen geneesmiddelen, waaronder het geneesmiddel deferasirox. Dit geneesmiddel wordt beschermd door een ABC. Novartis vordert dat de voorzieningenrechter Mylan zal verbieden inbreuk te maken op haar ABC of anderszins onrechtmatig te handelen. Voorop wordt gesteld dat Novartis uit hoofde van de aan haar verleende ABC’s (met in Nederland een beschermingsduur tot 28 februari 2022) in Nederland en in andere landen waarvoor zij een ABC heeft, anderen kan verbieden om met een generiek deferasirox op de markt te komen. Gelet daarop heeft Mylan de maatschappelijke zorgvuldigheid jegens Novartis in acht te nemen, die maakt dat zij niet welbewust inbreuk mag maken dan wel mag faciliteren. Het ligt dan ook op de weg van Mylan om aannemelijk te maken dat het ABC in Nederland en de overige betrokken landen ten onrechte is verleend en/of dat handhaving van die ABC’s jegens haar onrechtmatig is. Hierin is Mylan niet geslaagd. Mylan wordt verboden direct of indirect inbreuk te maken op het ABC tot en met 27 februari 2022 alsmede onrechtmatig te handelen door andere Mylan-vennootschappen in Europa te faciliteren in het maken van inbreuk.  

4.10. Gelet op het voorgaande ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om in dit kort geding aan te nemen dat Novartis geen recht had op de Pediatrische Verlenging voor deferasirox. Dit geldt niet alleen voor het ABC, maar ook voor de in het buitenland verleende parallelle certificaten ten aanzien waarvan Mylan c.s. geen zelfstandig verweer heeft gevoerd. Daarmee moet tot uitgangspunt worden genomen dat de beschermingsduur van het ABC tot en met 28 februari 2022 is verlengd. Daarmee zijn de door Novartis gevorderde (inbreuk)verboden in beginsel toewijsbaar, namelijk voor zover aannemelijk te achten is dat sprake is van een reële dreiging van inbreuk en/of van onrechtmatig handelen. Hetzelfde geldt voor de parallelle ABC’s in de overige in 2.17 vermelde landen.

4.11. Het door Novartis gevorderde verbod jegens Mylan BV valt uiteen in een inbreukverbod en een verbod op (niet nader gespecificeerd) onrechtmatig handelen. Met betrekking tot het inbreukverbod, leidt de voorzieningenrechter als gezegd uit de onder 2.20 vermelde brief af dat Mylan BV na 30 augustus 2021 met deferasirox Mylan in Nederland op de markt wenst te komen, althans dat daartoe een serieuze dreiging bestaat. Gelet hierop bestaat voldoende dreiging van inbreuk en is een verbod voor Nederland ten aanzien van Mylan BV gerechtvaardigd. Nu Novartis niets heeft gesteld met betrekking tot (de dreiging van) “anderszins” onrechtmatig handelen van Mylan BV, zal het verbod op die grond worden afgewezen.

4.13. Mede gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de (toenmalige) Rechtbank Utrecht in de zaak Teva/Boehringer’6, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Mylan SAS als houdster van de centrale handeisvergunning voor deferasirox Mylan, handelt in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid indien zij (opzettelijk) toelaat of faciliteert dat véér 28 februari 2022 in Nederland deferasirox Mylan op de markt wordt gebracht. Mylan SAS is immers bekend met de rechten van Novartis en het (opzettelijk) faciliteren van en uitlokken tot inbreuk op die rechten moet als onrechtmatig worden beschouwd. Gelet op het mede door Mylan SAS in de brief van 10juni 2020 ingenomen standpunt (vergelijk onder 2.20) met betrekking tot de Pediatrische Verlenging van Novartis en nu zij geen toezegging heeft gedaan met betrekking tot het gebruik van haar centrale handelsvergunning gedurende de looptijd van de Pediatrische Verlenging, acht de voorzieningenrechter oplegging van een verbod op onrechtmatig faciliteren van inbreuk in Nederland aangewezen.

4.17. De op te leggen verboden zullen op de in het dictum te vermelden wijze en onder de hierna te vermelden voorwaarden worden opgelegd. De op te leggen verboden verliezen hun werking indien het ABC en de parallelle ABC’s in de betreffende landen om welke reden dan ook hun geldigheid hebben verloren.