Uitbreiding van de contactmomenten
met dank aan Cees Mulder, auteur van het boek " The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty", jaarlijkse uitgifte in eigen beheer.
Uitbreiding van de contactmomenten met het Europees Octrooibureau als een aanvrager van een internationale octrooiaanvrage een verzoek indient voor internationale voorlopige beoordeling.
Het Europees Octrooibureau (EOB) in zijn functie als Instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling (International Preliminary Examining Authority = IPEA) van internationale aanvragen heeft de praktijk inzake Regel 66.4 van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty = PCT) aangepast.
Volgens de oude praktijk werd na het indienen van een Verzoek om internationale voorlopige beoordeling (“demand”) meteen het Rapport van de Internationale Voorlopige Beoordeling (International Preliminary Examination Report = IPER) opgemaakt tenzij de indiener van het demand om een telefonisch interview met de examiner van het EOB had verzocht.
Onder de nieuwe praktijk, die per 1 december 2011 ingaat, wordt het aantal dialoogmogelijkheden met het de examiner van het EOB uitgebreid.
In het geval het EOB, als IPEA, een negatieve IPER opmaakt, wordt de applicant om nader schriftelijk advies gevraagd. Dit gebeurt door het uitsturen van een zogenoemde written opinion van de IPEA. Hierop kan de aanvrager reageren door amenderingen aan te brengen en/of argumenten naar voren te brengen binnen de gestelde termijn (normaal 2 maanden, in ieder geval niet korter dan 1 maand).
Als het EOB in de internationale fase is opgetreden als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek (International Searching Authority = ISA) wordt het door deze autoriteit uitgebrachte Schriftelijk Oordeel (Writen Opinion van de ISA) beschouwd als de eerste written opinion van de IPEA. In deze situatie wordt een tweede written opinion door het EOB als IPEA naar de aanvrager gestuurd, waarop deze kan reageren door het indienen van wijzigingen en/of argumenten.
Indien de WO-ISA is opgesteld door een andere ISA, wordt de WO-ISA niet beschouwd als een (eerste) written opinion van de IPEA (Rule 66.1bis(b) PCT) In deze situatie wordt een eerste written opinion door het EOB als IPEA naar de aanvrager gestuurd, met de uitnodiging hierop te reageren.
De term “negatieve IPER” moet worden opgevat als een Rapport van de Internationale Voorlopige Beoordeling (IPER) op grond waarvan een aanvrager verplicht is te reageren op grond van Regel 161(1) van het Europees Octrooiverdrag in het geval de aanvrager besluit de Europese fase in te gaan.
Er wordt geen written opinion van de IPEA opgemaakt als de indiener van het demand een verzoek om een telefonisch overleg heeft ingediend. Wel is het mogelijk om na ontvangst van de written opinion van het EOB als IPEA een verzoek tot een telefonisch overleg aan te vragen. Dit verzoek moet in ieder geval worden ingediend voordat het EOB het uiteindelijke verslag (IPER) opmaakt. De notulen van de telefonische consultatie worden naar de aanvrager verzonden, maar zonder uitnodiging om verdere wijzigingen en/of argumenten in te dienen, tenzij anders afgesproken tijdens het telefoongesprek.
De nieuwe praktijk is van toepassing op internationale aanvragen waarvoor, op grond van Regel 69.2 PCT, de termijn voor de vaststelling van de IPER verstrijkt op of na 1 december 2011, tenzij de IPER is opgemaakt vóór 1 oktober 2011.
Update 19 oktober 2011: nu de contactmomenten met EPO zijn uitgebreid, is de best practice als volgt:
- Bij het indienen van het demand altijd argumenten indienen en/of de aanvrage amenderen (in ieder geval door de conclusies te wijzigen);
- Bij het indienen van het demand verzoeken vragen om een Written Opinion van de IPEA (komt automatisch);
- Direct na ontvangst van de Written Opinion van de IPEA verzoek indienen voor telefonisch overleg; doe dit nooit vóór ontvangst van de Written Opinion van de IPEA (want dan krijg je geen written opinion);
- Binnen de gestelde termijn na ontvangst van de Written Opinion van de IPEA reageren door verdere amenderingen en/of argumenten in te dienen;
- Proberen om tijdens het telefonisch overleg de bezwaren van de EOB examiner weg te nemen.
- Als tijdens het telefonisch overleg blijkt dat er nog (verdere) amenderingen nodig zijn, aanbieden om die zsm per fax naar de EOB examiner te sturen.
