Uitsluiting van verwarringsgevaar om linguïstische redenen kan een territoriale beperking van een Uniemerkverbod rechtvaardigen

Conclusie AG HvJ EU 25 mei 2016, IEF 15973; IEFbe 1809; ECLI:EU:C:2016:351; zaak C-223/15  (Combit Software)
Door rechtbank voor het Uniemerk opgelegd verbod op inbreuken – Territoriale werking – Beperking van de territoriale omvang van het verbod omdat er geen verwarringsgevaar bestaat in een andere lidstaat dan lidstaat van de geadieerde rechter. Conclusie AG: De omstandigheid dat verwarringsgevaar voor een of meer lidstaten om linguïstische redenen kan worden uitgesloten, kan een territoriale beperking van het verbod rechtvaardigen dat door een rechtbank voor het Uniemerk wordt opgelegd krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1 [Uniemerkverordening].

Een dergelijke beperking is geboden wanneer de verweerder specifieke argumenten aanvoert op grond waarvan het bestaan van verwarringsgevaar in een of meer landen kan worden uitgesloten, en in voorkomend geval daartoe sluitend bewijs levert. Het staat derhalve niet aan een rechtbank voor het Uniemerk die op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is geadieerd, om ambtshalve te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat. Bovendien behoort deze rechtbank de territoriale omvang van het verbod niet te beperken wanneer het verbod hierdoor zijn doeltreffendheid zou kunnen verliezen.

Gestelde vragen [IEF 15053]

1. In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een [Unie]woordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het [Unie]merk met een benaming die daarop inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een verschil in betekenis, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

a)      Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten?

b)      Moet het bestaan van een inbreuk op het [Unie]merk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?