Urban Outfitters en The Urban: naamsbekendheid niet bewezen

EUIPO 16 juni 2023, IEF 21495; Case B 3 088 201 (Urban Outfitters/Walberg Urban Electrics) In deze zaak heeft Urban Outfitters een zaak aangespannen tegen Walberg Urban Electrics (hierna: WUE). De stelling was dat het merk van WUE, 'The Urban', teveel leek op dat van Urban Outfitters. Urban Outfitters vordert doorhaling van het merk van WUE ten aanzien van een aantal klassen die onder het merk van Urban Outfitters vallen, omdat de twee merken dermate veel op elkaar lijken dat er verwarringsgevaar zou bestaan. 

Het EUIPO gaat stapsgewijs haar criteria ter beoordeling van verwarringsgevaar af. Dit gevaar ontstaat als consumenten de indruk krijgen dat producten of diensten van hetzelfde bedrijf afkomstig zijn. Of verwarringsgevaar bestaat is afhankelijk van een aantal factoren, die samen in overweging moeten worden genomen. Hier wordt de overeenkomstigheid van de merken, de vergelijkbaarheid van de producten of diensten, het onderscheidende vermogen van het vroegere merk en het relevante publiek voor de goederen onder begrepen. Het EUIPO ziet dat de beide merken op dezelfde categorieën van goederen worden gezet en dat het aangesproken publiek ook overeenkomt. 

Het EUIPO gaat dieper in op de gelijkenissen van de beide merken. 'The Urban' en 'Urban Outfitters' dragen allebei het woord 'Urban' in zich. 'Outfitters' wordt geacht een betekenisloos, louter beschrijvend woord te zijn. Bij een analyse van de vormgeving van de twee merken ziet het EUIPO dat beide tekens zich vooral richten op het woord 'Urban', in een stijl die overeenkomt. De woorden klinken ook hetzelfde. Het  EUIPO komt tot de conclusie dat de tekens enige gelijkenis hebben, in ieder geval op visueel en auditief vlak. Zij stelt ook in dat het eerdere merk van Urban Outiffters geen uitzonderlijk onderscheidend vermogen heeft. Urban Outfitters doet een beroep op het feit dat zij al lang voor het merk van WUE een wereldwijde reputatie genoot. Het EUIPO volgt haar beroep niet, omdat zij vraagtekens zetten bij het bewijs dat Urban Outfitters hiervoor aandraagt. Hoewel het bewijs van Urban Outfitters aangeeft dat zij veel winst maakt, wordt niet specifiek aangegeven waar in het territorium van de Europese Unie deze winst wordt opgestreken en wat haar marktaandeel in elk individueel land is. Hetzelfde probleem duikt in de overweldigende hoeveelheid bewijs op die door Urban Outfitters wordt aangedragen. Hoewel er veel documentatie gedeponeerd is over de uitgaven die voor marketing zijn gedaan, de app van Urban Outfitters tentoon is gesteld en screenshots van de social media pagina's van Urban Outfitters zijn aangedragen, laat geen van de stukken zien waar het relevante publiek zich bevindt en hoe de naamsbekendheid van Urban Outfitters op het Europese territorium wordt geconcretiseerd.

De vorderingen van Urban Outfitters worden slechts ten dele toegewezen, namelijk ten aanzien van klassen 18, 25 en 35. Het gaat dan voornamelijk om verschillende soorten kleding. 

LIKELIHOOD OF CONFUSION — ARTICLE 8(1)(b) EUTMR
A likelihood of confusion exists if there is a risk that the public might believe that the goods or services in question, under the assumption that they bear the marks in question, come from the same undertaking or, as the case may be, from economically linked undertakings. Whether a likelihood of confusion exists depends on the appreciation in a global assessment of several factors, which are interdependent. These factors include the similarity of the signs, the similarity of the goods and services, the distinctiveness of the earlier mark, the distinctive and dominant elements of the conflicting signs, and the relevant public. 

The Opposition Division finds that the evidence submitted by the opponent does not demonstrate that the earlier trade marks acquired a reputation.

The opponent has submitted, inter alia, evidence relating to the United Kingdom (UK) with a view to demonstrating the reputation of the earlier EUTMs. However, it follows from Article 8(5) EUTMR, worded in the present tense, that the conditions for applying it must also be fulfilled at the time of taking the decision. As the UK is no longer a member of the EU, the evidence relating to its territory cannot be taken into account to prove reputation ‘in the EU’.

The invoices demonstrating marketing spend across various channels and markets contain the references UK, FR and DE (Exhibit CB9). However, the numbers of clicks from the relevant territory in relation to ‘Urban Outfitters’ does not demonstrate a significant recognition of the mark.
 
The overviews and reviews of the ‘URBAN OUTFITTERS’ smartphone application (exhibits CB3-CB4) only show the application and its reviews but there is no information allowing to draw a conclusion as to the recognition of the earlier marks in relation to the relevant goods. The witness statement contains information about the number of downloads, number of reviews, average rating and dates of launching of the application in various countries. However, this is not supported by the evidence in the exhibits.