Verbod op indirecte inbreuk door aanbod en leveren voor toepassing van productie van UHT-melk

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 januari 2017, IEF 16488; ECLI:NL:RBDHA:2017:110 (DSM tegen Novozymes c.s.) Octrooirecht. DSM houdster EP1954808B1 met als titel 'Enzyme preparation yielding a clean taste', te vertalen als ‘Enzympreparaat dat geen bijsmaak opleverd’. De oppositieafdeling van het EOB heeft de nietigheidsverweren van Du Pont en Novozymes gepasseerd en het octrooi in stand gehouden conform het derde hulpverzoek. Er is hoger beroep bij de TK ingesteld. Het octrooi is conform het derde hulpverzoek beperkt tot melk die gesteriliseerd is door middel een zogenoemde UHT (Ultra Hoge Temperatuur)-behandeling. Deze melk wordt hierna aangeduid als UHT-melk. De voorzieningenrechter verbiedt Novozymes c.s. om in Nederland en alle overige landen waar het octrooi van kracht is, met uitzondering van Duitsland en Frankrijk, indirect inbreuk te maken op de gewijzigde conclusies van EP 808, waaronder aanbieden of leveren van Lactozym® Pure voor de toepassing in het betreffende land van een werkwijze/gebruik voor de productie van UHT-melk. Opgaveplicht en recall.

Tussenconclusie
4.13. Vooralsnog is uit te gaan van de geldigheid van (gewijzigde conclusies van) EP 808 zoals in dit geding door DSM verdedigd.

Inbreuk
4.14. De gestelde indirecte inbreuk op de conclusies 1 t/m 7 van EP 808 en de onderbouwing daarvan in paragrafen 36 t/m 51 van de inleidende dagvaarding is als zodanig niet bestreden. Wel heeft Novozymes c.s. aangevoerd dat de toepassing van haar Lactozym Pure product bij UHT-melk niet inventief zou zijn ten opzichte van Lactase Y Amano L (hierna: het oude Amano-product) en het haar daarom vrijstaat dat product te verhandelen voor toepassing van de uitvinding. Als al zou worden aangenomen dat het oude Amano-product en Lactozym Pure hetzelfde product betreffen (voor welke verhandeling Novozymes c.s. een licentie van Amano zou hebben verkregen), hetgeen DSM gemotiveerd heeft betwist (zij wijst op het feit dat het huidige product van Amano wordt aangeduid met een andere naam, er een flinke opschaling van het productieproces heeft plaatsgevonden sinds Amano voor Novozymes ging produceren en de productiestam genetisch is gemodificeerd), geldt dat met de vaststelling dat de gewijzigde conclusies van EP 808 ten aanzien van het oude Amano-product vooralsnog nieuw en inventief zijn te achten, voor dat verweer geen plaats meer is.

4.15. Niet bestreden is voorts dat Lactozym Pure kan worden aangemerkt als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van EP 808. Evenmin is bestreden dat Novozymes c.s. Lactozym Pure in de gedesigneerde landen aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in die gedesigneerde landen. Gelet op de verklaring van Univar (vgl. 2.11) en de ‘Dairy application sheet’ van Novozymes (productie EP11) kan voorts worden aangenomen dat Novozymes c.s. weet dan wel dat het gezien de omstandigheden duidelijk is dat Lactozym Pure voor die toepassing geschikt en bestemd is.

4.16. Voor zover Novozymes c.s. met haar stelling dat het haar, “wat er zij van de vraag of het oude Amano-product nieuwheids- of inventiviteitsschadelijjk is voor EP 808, in ieder geval niet kan worden verboden een product dat voor de prioriteitsdatum al gewoon commercieel verkrijgbaar was voor ‘normaal’ gebruik (waaronder zij verstaat ‘bekend c.q. voor-de-hand-liggend gebruik’) te verhandelen”, beoogt een beroep te doen op artikel 73 lid 2 ROW, gaat dat betoog niet op. Opnieuw al aannemende dat Lactozym® Pure hetzelfde product betreft als het oude Amano-product en derhalve kwalificeert als algemeen in de handel verkrijgbaar product, geldt dat de genoemd indirecte inbreuk-bepaling een beperking kent die inhoudt dat een uitzondering op het verbod van het eerste lid van artikel 73 ROW niet geldt indien de degene aan wie wordt geleverd aangezet wordt tot het verrichten van voorbehouden handelingen. Gelet op de hiervoor genoemde verklaring van Univar is daarvan sprake.

Verboden
4.17. Op grond van hetgeen is overwogen zal aan Novozymes en Univar een verbod worden opgelegd om (indirect) inbreuk te maken op EP 808. Dit verbod ziet zowel op Lactozym® Pure in steriele vorm als in niet-steriele vorm (met de typenummers als weergegeven in 2.6), aangezien – zoals ook volgt uit de verklaring van Univar – ook de niet-steriele variant door de afnemers van Novozymes c.s. kan worden gebruikt voor de productie van UHT-melk.

4.18. Novozymes c.s. heeft niet bestreden dat de van artikel 26 GOV afstammende indirecte inbreukregeling in de gedesigneerde landen geharmoniseerd is. Met partijen neemt voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het verbod ook voor de andere landen dan Nederland waarin het octrooi van kracht is, met uitzondering van Duitsland en Frankrijk, kan worden opgelegd.