Verbod tot inbreuk op merk El Gaucho toegewezen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2021, IEF 20096; ECLI:NL:RBNHO:2021:5802 (M&V tegen El Gauchito Grande) Kort geding. Eiser M&V is merkhouder van het Benelux woordmerk ‘EL GAUCHO’. Dit merk is ingeschreven voor restauratieve diensten. Verweerder, een vof, voerde sinds augustus 2018 de naam ‘El Gaucho’ en exploiteerde onder die naam een grillrestaurant. M&V heeft de vof in september 2020 aangesproken op deze inbreuk op haar merk en haar een termijn gegund om aan te geven of zij de naam van haar vof en restaurant zou wijzigen en om de wijzigingen door te voeren.

Op verzoek van de vof werd haar een termijn gegund tot 30 november 2020. Een van de vennoten van de vof heeft tijdens die periode de naam ‘El Gauchito’ ingediend bij het BOIP. De vof heeft haar naam (uiteindelijk) gewijzigd in El Gauchito Grande en de naam van haar restaurant heeft zij gewijzigd in El Gauchito.
M&V stelt dat hiermee nog altijd sprake is van inbreuk op haar merk en vordert dat de vof wordt veroordeeld de inbreuk op haar merk te staken en opgave te doen van de door haar onder die naam behaalde omzet en winst. De vof voert verweer en stelt dat de gewijzigde naam voldoende afwijkt van het merk. De voorzieningenrechter volgt haar niet in dit verweer en wijst de vorderingen van M&V toe.

4.8.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat het merk van M & V en het teken van de vof in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt. Zowel het merk als het teken worden gebruikt als benaming voor grill-restaurants. De restaurants van M & V zijn verspreid over Nederland en zij geeft ook licenties af voor het gebruik van haar merk. Het restaurant van de vof is gevestigd in Hoorn.

De toevoeging door de vof van de letters -it- aan het op het merk inbreuk makende teken’ El Gaucho’ is op het geheel van zo ondergeschikt belang dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, zowel visueel, als auditief, als begripsmatig verwarringsgevaar bij het in aanmerking te nemen publiek - de gemiddeld geïnformeerde consument - doet ontstaan. Zowel in het merk als in het teken domineren de samenstelling van twee woorden (El Gauch…o) en het dominerende bestanddeel ‘Gauch’. Ook begripsmatig is er nagenoeg geen verschil: El Gauchito is het verkleinwoord van El Gaucho dat ‘de veehoeder’ betekent in het Spaans en vooral wordt geassocieerd met Argentinië..

4.9.
Daarnaast is ter zitting aangevoerd dat beide partijen in het economisch verkeer gebruik maken van de afbeelding van een stier tegen een ronde achtergrond. M & V heeft de door haar gebruikte afbeelding gedeponeerd bij het BOIP als beeldmerk bij het andere door haar gevoerde merk ‘GAUCHOS’, welk merk zij eveneens onder meer gebruikt voor restaurants. Hoewel in dit kort geding de inbreuk op het merk EL GAUCHO centraal staat, de afbeeldingen niet geheel gelijk zijn en de afbeelding geen deel uit maakt van het gedeponeerde merk EL GAUCHO, gaat het hier om de totaalindruk die de gemiddeld geïnformeerde consument krijgt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde consument door de totaalindruk van het gebruik van het teken en de afbeelding wordt vergroot. Niet valt uit te sluiten dat de gemiddeld geïnformeerde consument zal denken dat El Gauchito op enigerlei wijze is gelieerd aan El Gaucho.

4.10.
M & V kan zich derhalve verzetten tegen de inbreuk op haar merk. De gevorderde veroordeling van de vof om die inbreuk te staken en gestaakt te houden, alsmede de veroordeling van de vof om de gebruikte benaming(en) te verwijderen van haar website(s) en social media accounts van de vof en haar vennoten kunnen dus worden toegewezen.