Verbodsvordering wordt afgewezen

Vrz. Rechtbank Den Haag 10 december 2021, IEF 20399, LS&R 2006; ECLI:NL:RBDHA:2021:13616 (Bayer tegen Teva c.s.) Kort geding. Bayer brengt in Nederland het geneesmiddel Nexavar op de markt. Het werkzame bestanddeel van Nexavar is sorafenib. Bayer heeft op 3 december 2002 een internationale PCT-aanvraag ingediend, gepubliceerd onder nummer WO 579 voor ‘Aryl urea compounds in combination with other cytostatic or cytotoxic agents for treating human cancers’. WO 579 is voortgezet als Europese octrooiaanvraag onder publicatienummer EP 799. Deze zaak ziet op een derde generatie divisional afsplitsing, te weten EP 255. EP 255 is verleend op 22 augustus 2012 onder inroeping van het prioriteitsdocument US 609 van 3 december 2001. EP 255 is van kracht tot 2 december 2022. Bayer beroept zich in deze zaak enkel op conclusie 12 van EP 255. Bayer vordert een verbod inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 255. Teva c.s. stelt dat de door Bayer gevraagde voorziening moet worden geweigerd omdat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat conclusie 12 in een bodemprocedure zal worden vernietigd. De voorzieningenrechter concludeert dat er een gerede kans aanwezig is dat het Nederlandse deel van conclusie 12 van EP 255 in een bodemprocedure nietig wordt bevonden. Dit voorlopig oordeel wordt ondersteund door zowel de Engelse als de Duitse beslissing in een bodemprocedure. Bij die stand van zaken wegen de belangen van Bayer niet op tegen die van Teva c.s. en zal de verbodsvordering worden afgewezen.

4.11. In de onderhavige kortgedingprocedure heeft Bayer betoogd dat de Engelse rechter conclusie 12 verkeerd heeft uitgelegd [..]  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er echter een gerede kans dat de bodemrechter conclusie 12 op gelijke wijze zal benaderen als de Engelse rechter heeft gedaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.12. Over de betekenis van de bewoordingen in conclusie 12  bestaat feitelijk geen discussie, nu die bewoordingen duidelijk zijn en zien op niet meer en niet minder dan de stof sorafenibtosylaat. Die conclusie wijkt duidelijk af van de (wijze van claimen in de) conclusies 1 tot en met 11, waarin wel het gebruik is gespecificeerd (claims in de vorm van een tweede medische indicatie). Dat conclusie 12 ook is bedoeld als zuivere stofconclusie met een ruimere beschermingsomvang dan de andere claims, vindt bevestiging in de verklaring van de octrooigemachtigde van Bayer tijdens de mondelinge behandeling. Hij heeft aangegeven dat bij de formulering van de conclusies voor conclusie 12 is gekozen voor een zuivere stofconclusie “omdat, als ruimte is voor een dergelijke conclusie, je daarvoor kiest in plaats van voor een ‘use- of toepassingsconclusie’ vanwege de ruimere beschermingsomvang”.

4.13. Ook de beschrijving biedt steun voor de uitleg van conclusie 12 als zuivere stofclaim. In paragraaf [0015] van de beschrijving staat namelijk expliciet dat de uitvinding betrekking heeft op sorafenibtosylaat per se. De woorden per se wijzen weg van een separate uitvoeringsvorm van conclusies 1 tot en met 11, wat Bayer in paragraaf [0015] wil doen lezen. Dat de voorbeelden in de beschrijving van EP 255 (studies met muizen met tumoren) laten zien dat sorafenibtosylaat sec (Compound A) in orale toedieningsvorm, ook zonder de combinatie met cytotoxica/cytostatica resulteert in TGS (tumor growth suppression) en veilig is (“no significant weight loss en no lethality”) doet aan de duidelijke bewoordingen van conclusie 12 (ten opzichte van de andere conclusies) en paragraaf [0015] niet af. De voorzieningenrechter neemt daarom aan, in navolging van de Engelse rechter, die ook met inachtneming van de door Bayer aangewezen paragrafen en voorbeelden in de beschrijving van EP 255 tot dat oordeel is gekomen, dat conclusie 12 de stof sorafenibtosylaat beschermt, waar en in welke context ook gemaakt of gebruikt.