Verouderde website is geen geldig verweer voor tonen inbreukmakende producten

Rechtbank Den Haag 12 december 2019, IEF 18158; ECLI:NL:RBDHA:2018:14824 (FPI Ghana tegen Koas c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. FPI Ghana gebruikt het teken "GhanaFresh" in combinatie met een afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is. Y heeft een soortgelijk Uniewoord/beeldmerk ingeschreven. Koas c.s. heeft in Thailand voedingsmiddelen laten vervaardigen die onder meer in Nederland op de markt gebracht worden met dezelfde naam en hetzelfde teken. Dit gebeurde in kader van samenwerking met Afroline, waar Y eigenaar en bestuurder van is. EUIPO heeft het merk van Y ongeldig verklaard. FPI Ghana heeft vervolgens hun teken als Uniewoord/beeldmerk ingeschreven. Koas en Asia hebben producten niet afkomstig van FPI Ghana verhandeld met etiketten die identiek zijn aan het auteursrechtelijk beschermde werk van FPI Ghana. Het verweer van gedaagden dat FPI Ghana niet de auteursrechthebbende is omdat de directeur het logo naar eigen zeggen heeft ontworpen en er daarom geen sprake is van werkgeversauteursrecht, slaagt niet: op de producten van FPI Ghana is het werk met haar naam vermeld. Koas en Asia bestrijden niet dat voldaan is aan de voorwaarden uit art. 9 lid 2 sub a en/of b UMVo. Gesteld is dat zij geen inbreukmakende handelingen na inschrijving van het FPI Ghana-Uniemerk maken. Echter worden de producten nog wel op de website van Koas aangeboden. Zij is als exploitant aansprakelijk en verantwoordelijk om de inhoud van haar website up to date te houden. Vorderingen toegewezen.

4.5. Gedaagden voeren als verweer dat FPI Ghana niet de maker/auteursrechthebbende is van het werk. Het betoog van gedaagden komt erop neer dat directeur en niet FPI Ghana als maker moet worden aangemerkt omdat directeur het logo naar eigen zeggen heeft ontworpen. fPI Ghana kan, aldus gedaagden, geen aanspraak maken op werkgeversauteursrecht omdat directeur volgens zijn verklaring “president en CEO” van fPI was en dus geen werknemer. Dit verweer treft geen doel. Daartoe is het volgende redengevend.

4.6. Hetgeen door FPI Ghana is gesteld (en door gedaagden niet, althans onvoldoende, is betwist), in het bijzonder de overgelegde afbeeldingen op het briefpapier van fPI Ghana, de verklaring van directeur, het Ghanese merk en het feit dat de Ghanafresh-producten van fPI Ghana in Ghana  worden gemaakt en van etiketten voorzien, brengt mee dat Ghana als land van oorsprong van het werk heeft te gelden in de zin van art. 5 lid 4 BC9 — tot welk verdrag Ghana in 1991 is toegetreden — en dat het werk in Ghana in ieder geval aan het begin van deze eeuw, voor het eerst openbaar is gemaakt. De rechthebbende in Nederland kan derhalve een beroep doen op de rechten die de BC rechtstreeks toekent en — op de voet van het in art. 5 lid 1 BC neergelegde geljkstellingsbeginsel — op het hier geldende auteursrecht)° Art.5 lid 1 BC verklaart de lex loci protectionis (het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen) van toepassing op de bescherming van het auteursrecht. Bij de beantwoording van de vraag wie als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt, gaan partijen er kennelijk vanuit dat dit ook voor Nederland wordt bepaald door wie in het land van oorsprong als auteur moet worden aangemerkt (lex originis). De beantwoording van de vraag wie de maker (originaire rechthebbende) van een werk is, moet echter eveneens worden beoordeeld naar het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd (de lex lociprotectionis). Ter beantwoording staat derhalve of f Pl Ghana naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als auteur. Niet in geschil is dat FPI Ghana haar Ghanafresh-producten in Europa, onder meer in Nederland, vanaf begin van deze eeuw op de markt heeft gebracht of doen brengen met een etiket waarop het auteursrechtelijke werk is afgebeeld, en waarop eveneens haar naam is vermeld.

4.12. Koas biedt nog steeds Ghanafresh-producten aan via haar website. Het aanbieden van Ghanafresh-producten, ook via een website, is aan te merken als gebruik in het economische verkeer en derhalve een aan de merkhouder voorbehouden handeling en vormt tevens een openbaarmaking in de zin van de Aw. Het verweer van Koas dat haar website verouderd is, zodat de aanwezigheid van Ghanafresh-producten op die site geen betekenis heeft, kan haar niet baten. Zij is de exploitant van de website en is als zodanig aansprakelijk en verantwoordelijk voor (het up-to-date houden van) de inhoud daarvan.