Verspreiden van prijslijsten en verhandeling onder AGD-status is merkinbreuk

Rechtbank Den Haag 12 november 2014, IEF 14456 (Bacardi tegen Castillon)
T1, AGD en merkinbreuk. Bij beschikking is aan Bacardi verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van Castillon. Het beslag is deels opgeheven, behalve vier dozen met ieder zes flessen Grey Goose. Dat het hier om T1-producten zou gaan of dat de desbetreffende producten onder T1-status door Castillon zijn geleverd aan afnemers, is niet van belang voor de merkinbreuk. Dat Castillon op de in de prijslijsten genoemde data geen Eristoff en Grey Goose producten in voorraad had (en dus niet kon aanbieden) doet niet af aan de merkinbreuk. Het aanbieden onder een aan het merk gelijk teken, is aan de merkhouder voorbehouden. Door het aanbieden van Bacardi-producten (middels verspreiden van prijslijsten) en de verhandeling onder AGD-status merkinbreuk gemaakt op ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR’S van Bacardi.

3.2. (...) Bacardi c.s. handeert daarbij de volgende definitie van “inbreukmakende Bacardi-producten”: alle door Castillon ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Castillon) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde producten; voorzien van de Bacardi-merken:
(i) waarvan door Castillon niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend de T1-status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de EU;
(ii) waarvan de productcodes zijn verwijderd;
(iii) die de niet-communautaire status hebben (T1-status) en waarbij is voldaan aan het criterium uit het Class-arrest (dit is bijvoorbeeld het geval indien T1-producten binnen de EU te koop worden aangeboden aan Europese drankenhandelaren of worden verkocht zonder dat daarbij enig voorbehoud wordt gemaakt).
Naar de rechtbank begrijpt uit het betoog van Bacardi c.s., gaat het hier niet om een cummulatieve maar een alternatieve opsomming van voorwaarden.

In reconventie:
3.6. Daartoe voert Castillon aan dat de inbeslaggenomen goederen niet inbreukmakend zijn nu het om goederen op douanestatus T1 gaat en er geen omstandigheden zijn gesteld of aannemelijk gemaakt die noodzakelijkerwijs impliceren dat de goederen binnen de EER in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

T1, AGD en merkinbreuk
4.7. Partijen doelen met producten met T1-status of T1-goederen op niet-communautaire goederen die onder een douaneschorsingsregeling als extern douanevervoer of douane-entrepot in de EER zijn binnengebracht ofwel geplaatst. Deze goederen bevinden zich niet in het vrije verkeer van de EER. Producten met AGD-status of AGD-goederen zijn accijnsgoederen waarover invoerrechten zijn betaald en die douanerechtelijk in de EER in het vrije verkeer van de EER zijn gebracht en die vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Daarmee is de verplichting tot betaling van accijnzen over deze goederen uitgesteld. Deze producten moeten worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats (AGP) en dienen te worden gedekt door een administratief document ten aanzien van de status (AGD). Hierover verschillen partijen niet van mening. Hun geschil heeft betrekking op de vraag of hiermee inbreuk gemaakt wordt op merkrechten.

Prijslijsten
4.17. (...) Uit door Bacardi c.s. overgelegde emails blijkt dat Torijn al sinds november 2010 bekend te zijn met Castillon en haar prijslijsten aangezien zij eerder op basis daarvan bestellingen bij Castillon blijkt te hebben geplaatst. Dat de op deze prijslijsten genoemde Bacardi-producten Dewar’s, Eristoff en Grey Goose door Bacardi c.s. niet (in deze samenstelling) worden aangeboden in Europa, dat zij deze niet aan Castillon heeft verkocht en dat zij Castillon voor de verhandeling daarvan in Europa geen toestemming heeft gegeven, is door Castillon niet weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

4.18 (...) Dat Castillon, zoals zij betoogt, op de in de prijslijsten genoemde data geen Eristoff en Grey Goose producten in voorraad had (en dus niet kon aanbieden) doet daar – wat daar ook van zij – niet aan af. Het aanbieden onder een aan het merk gelijk teken, is als zodanig een aan de merkhouder voorbehouden handeling.

4.20. Dat het hier – zoals Castillon onder verwijzing naar het Class-arrest betoogt – om T1-producten (d.w.z. in de EU binnengebrachte niet-communautaire waren geplaatst onder de regelingen extern douaneverkeer of douane-entrepot) zou gaan of dat de desbetreffende producten onder T1-status door Castillon zijn geleverd aan afnemers, is voor de vraag of sprake is van inbreuk op de merken onder de gegeven omstandigheden niet van belang. Het aanbod maakt in het geheel niet duidelijk dat het om producten met een T1-douanestatus zou gaan, zodat die eventuele status geen deel uitmaakt van het aanbod. Gesteld noch gebleken is overigens dat het aanbod als een aanbod van T1-producten dient te worden gezien of dat dit als zodanig wordt begrepen door het in aanmerking komende publiek. Het gaat hier dan ook niet om de enkele binnenkomst van deze producten in de EER maar om het – zonder aanduiding, voorbehoud of beperking – aanbieden van deze producten, hetgeen onder de gegeven omstandigheden merkinbreuk is. Uit het pleidooi ter comparitie is bovendien gebleken dat het niet enkel en alleen om verkopen op T1-status is gegaan. Volgens Castillon zijn 35 dozen op AGD-status verkocht aan een partij in Griekenland.

De inbeslaggenomen Bacardi-producten



De levering aan Torijn in januari 2012
4.26. Dat de levering van vijf dozen met ieder twaalf literflessen Dewar’s whisky door Castillon aan Torijn in januari 2012 heeft plaatsgevonden en dat deze producten de AGD-status hadden, wordt door Castillon niet betwist. Evenmin staat ter discussie dat het om Bacardi-producten gaat die zonder toestemmingen van Bacardi c.s. in de EU zijn gebracht. Zoals hiervoor is overwogen, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat bij plaatsing onder de accijnsschorsingsregeling sprake is van in de EU in het verkeer gebrachte goederen. Nu het hier gaat om merkgoederen die zonder toestemming van de merkhouder in Nederland dan wel de Benelux in het verkeer zijn gebracht, is hier sprake van inbreuk op het Gemeenschapsmerk en het Benelux-merk DEWAR’S.

Conclusie merkinbreuk
4.27. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Castillon met het aanbieden van Bacardi-producten en de verhandeling van Bacardi-producten onder AGD-status inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmerken en de Benelux-merken ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR’S van Bacardi in Nederland respectievelijk de Benelux. Gelet op het voorgaande rechtvaardigt dit een veroordeling tot staking van de inbreuk zoals in het dictum verwoord. Deze veroordeling zal worden aangepast ter vermijding van executiegeschillen. Voorts zullen de middellijke vorderingen (het doen plegen) worden afgewezen, nu bij gebreke van enige toelichting een belang daarbij niet is komen vast te staan. Nu Bacardi-Martini geen beroep doet op merkrechten waarvan zij houdster is, ontbreekt een grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Voorts is niet komen vast te staan dat inbreuk is gemaakt op andere Bacardi-merken dan de hiervoor genoemde, zodat de vorderingen ten aanzien van andere merken dan de hiervoor genoemde zullen worden afgewezen.

Beslag
De vorderingen in conventie ten aanzien van de inbeslaggenomen producten worden afgewezen (zie 4.22-4.25) aangezien geen sprake is van merkinbreuk. Daarmee is de ondeugdelijkheid van dit recht voor het beslag een gegeven en dient het beslag te worden opgeheven. Te vermijding van executiegeschillen zal de termijn voor opheffing op 24 uur worden gesteld. De aan deze veroordeling verbonden dwangsom zal worden gematigd en van een maximum worden voorzien.