Vervallenverklaring wegens geen normaal gebruik

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2020, IEF 19516, LS&R 1872, IEFbe 3136; ECLI:NL:RBDHA:2020:10161 (Pharma tegen Glenwood) Merkenrecht. Normaal gebruik. Pharma en Glenwood brengen beide specialistische farmaceutische producten op de markt. Glenwood is houdster van het internationale woordmerk DESEO (hierna: ‘het Glenwood-merk’) en gebruikt dit merk voor libido-verhogende capsules. Glenwood heeft het Duitse merk verkocht aan Pharma. Vervolgens is Pharma onder het teken DESEO een homeopathische vloeistof op de Duitse markt gaan brengen en heeft Pharma via een spoedinschrijving het Beneluxwoordmerk DESEO ingeschreven. Pharma vordert vervallenverklaring van het Benelux-deel van het Glenwood-merk op grond van artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. Pharma stelt dat Glenwood binnen het territoir van de Benelux gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Glenwood-merk voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

Ter beoordeling ligt voor of het gebruik van het Glenwood-merk vanaf 2015 tot aan de dagvaarding is aan te merken als normaal gebruik. Ter onderbouwing van haar verweer heeft Glenwood gewezen op de vanaf 2015 bestaande verpakking van haar Glenwood-product – welke ‘artwork’ voor haar verpakkingen zou aantonen dat zij voor het Glenwood-merk vanaf 2015 een afzet heeft willen behouden – twee advertenties op eBay en elf verkoopfacturen. Dit is echter onvoldoende om te kunnen kwalificeren als normaal gebruik, gelet op de wezenlijke markt voor lustopwekkende supplementen in de Benelux. Het Benelux-deel van het Glenwood-merk wordt vervallen verklaard en doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister wordt bevolen.

4.18. Uitgaande van die bestaande wezenlijke markt voor lustopwekkende supplementen in de Benelux, waarbij mannen laagdrempelig en anoniem, via aanbiedingen op internet, hun aankoop zouden kunnen doen, is een totaal aantal advertenties van twee, binnen één maand in 2017, op eBay, en een totale omzet van € 146,39 (negen maal € 14,99, eenmaal € 5,99 en een maal € 5,49) in de jaren vanaf 2015 waarin Glenwood zegt voor het Glenwood-product een afzet te hebben willen vinden en behouden, niet werkelijk commercieel gerechtvaardigd te achten. Dat Glenwood – naar eigen zeggen vijftien keer – kleiner is dan Pharma, maakt dat niet anders. Ook het op het Glenwood-product aangegeven (maximaal) aanbevolen gebruik van twee à drie capsules per dag, wat er volgens Glenwood op zou wijzen dat een potje lang zal meegaan, brengt niet mee dat het gebruik is te kwalificeren als relevant gebruik van het Glenwood-merk in dit marktsegment. Wat de aanbevolen hoeveelheid te nemen capsules ook is en hoe lang een verkocht potje ook in iemands kast blijft staan, het neemt niet weg dat Pharma, zonder dat zij daarvoor een reden heeft opgegeven, in een periode die drie kalenderjaren bestrijkt, niet meer dan twee advertenties heeft geplaatst voor het Glenwood-product en dat het product in de hele periode maar aan elf consumenten is verkocht.

4.19. Hierbij neemt de rechtbank nog in aanmerking dat de twee advertenties op eBay (zie 2.11) en de laatste twee verpakkingen in 2017 pas zijn geplaatst respectievelijk verkocht na de brief van 8 juni 2017 van Pharma aan Glenwood, waarin zij vroeg om bewijs van normaal gebruik van het Glenwood-merk (zie 2.7). Ook het verschil tussen de prijs volgens die advertenties van € 59,99 en de verkoopprijzen volgens alle elf overgelegde facturen (van € 5,49 tot € 14,99) (vergelijk producties GP08 tot en met GP18), roept vragen op. Het lijkt er op dat voornoemde advertenties zijn geplaatst in een poging om alsnog normaal gebruik van het Glenwood-merk aan te tonen, welk vermoeden wordt ondersteund door het gegeven dat ten tijde van de comparitie het Glenwood-product al niet meer werd verkocht. Als die advertenties en verkopen buiten beschouwing zouden worden gelaten, resteren nog slechts negen losse verkopen van potjes van het Glenwood-product aan particulieren, waarvoor door Glenwood nimmer is geadverteerd.

4.21. Het voorgaande brengt mee dat het Benelux-deel van het Glenwood-merk vervallen zal worden verklaard en dat als gevorderd zal worden bevolen tot doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister.