Verwarringsgevaar niet genoeg voor bescherming louter beschrijvende handelsnaam

Hof Den Haag 19 september 2017, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (ANS Trading tegen Parfumswinkel) Handelsnaamrecht. Conflicterende handelsnamen 'Parfumswinkel' en 'Parfumswebwinkel'. Met de rechtbank [IEF 16033] is het Hof van oordeel dat Parfumswinkel niet een gebruikelijke aanduiding in de branche is, dat is parfumerie. De rechtbank heeft geoordeeld dat door de grote gelijkenis tussen de handelsnamen Parfumswinkel en Parfumswebwinkel verwarring te duchten is tussen de ondernemingen. Het Hof vernietigt dit vonnis. Het Hof oordeelt dat voor de handelsnaamrechtelijke bescherming van louter beschrijvende handelsnamen niet voldoende is dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar dat voor een beroep op art. 5 Hnw nodig is dat er sprake is van bijkomende omstandigheden die een verbod op grond van art. 5 Hnw rechtvaardigen. In verband met een subsidiair voorgedragen grief oordeelt het Hof dat de naam Parfumswinkel geheel niet onderscheidend is en niet bekend is geworden. Het grote verschil in vormgeving van de handelsnamen, gevoegd bij het (minimale) verschil tussen de handelsnamen zelf, brengt, gezien de zeer geringe beschermingsomvang van de oudere niet onderscheidende handelsnaam Parfumswinkel, met zich dat het gebruik van de jongere handelsnaam Parfumswebwinkel geen gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen oplevert. 

3.12 Uit het onder 3.10 en 3.11 overwogene volgt dat ook zonder het Artiestenverloning-arrest de regel zou gelden dat bij louter beschrijvende handelsnamen, naast verwarring, bijkomende omstandigheden nodig zijn om schending van artikel 5 Hnw te kunnen aannemen. In zoverre brengt dat arrest dus niets nieuws, maar vormt het een bevestiging van hetgeen eerder al gold.

3.15 Een en ander kan als volgt worden samengevat. Voor gewone handelsnamen geldt dat wanneer op basis van een oudere handelsnaam krachtens art. 5 Hnw wordt opgetreden tegen een andere handelsnaam, een verbod kan worden opgelegd indien er sprake is van verwarringsgevaar (‘voor zover dientengevolge (…) bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is’). Wordt echter opgetreden op basis van een louter beschrijvende handelsnaam, dan volstaat verwarringsgevaar niet; in zo’n geval is, naast verwarringsgevaar, ook de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens art. 5 Hnw te rechtvaardigen. Dit is af te leiden uit de wetgeschiedenis en wordt bevestigd in het Artiestenverloning-arrest. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen genoemd in rov. 3.11. Een uitzondering is denkbaar indien de louter beschrijvende handelsnaam in hoge mate ongebruikelijk is (zie rov. 3.14 in fine) of indien de louter beschrijvende handelsnaam is ‘ingeburgerd’ (zie hierna rov. 4.3): in dergelijke gevallen zou verwarringsgevaar kunnen volstaan.

4.3 Het is mogelijk dat een van huis uit louter beschrijvende handelsnaam door het gebruik dat daarvoor wordt gemaakt, geschikt wordt om een bepaalde onderneming aan te duiden en van andere ondernemingen te onderscheiden. Uit de stellingen van PW is echter niet af te leiden dat voor PARFUMSWINKEL een dergelijke inburgering heeft plaatsgevonden. Zij heeft alleen maar aangevoerd (punt 10 en 11 ID, punten 4.9-4.15 en 5.6 MvA; punt 31 PA), dat die naam een ruimere beschermingsomvang toekomt vanwege het feit dat die naam sinds 2006 intensief is gebruikt, doch zij heeft niet gesteld dat die naam zodanig is gebruikt dat het daadwerkelijk bekendheid bij het publiek heeft verworven en dat het publiek daardoor die naam niet langer als louter beschrijvend percipieert, maar als de naam van een bepaalde onderneming. Zij heeft zelfs niet gesteld dat die naam bekend is. Door PW is, anders gezegd, niet voldoende concreet gemaakt dat PARFUMSWINKEL is gebruikt in de mate die nodig is om inburgering als handelsnaam te kunnen aannemen. Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat deze handelsnaam op internet voor de gehele Nederlandse markt wordt gevoerd, waardoor ‘lokale’ inburgering niet aan de orde kan zijn.

4.4 Met PW en de rechtbank is het hof van oordeel dat PARFUMSWINKEL niet de meest gebruikelijke term is om een winkel in parfumartikelen aan te duiden. Dat is parfumerie. Zeker nu, naar algemeen bekend is, ondernemingen zich, mede of vooral om de al eerder genoemde reden van online vindbaarheid, steeds vaker afficheren met een naam die bestaat uit de waar of dienst die zij aanbieden en het achtervoegsel -winkel of -shop kan echter niet worden gezegd dat ten tijde hier van belang de aanduiding PARFUMSWINKEL voor een winkel in parfumartikelen zo ongebruikelijk was (en is) dat zich een situatie als in rov. 3.14 in fine omschreven voordoet die afwijking van de in rov. 3.12 genoemde regel zou kunnen rechtvaardigen.

6.2 Wat de aard van beide ondernemingen betreft, moet worden vastgesteld dat zij (vrijwel) identiek zijn: webwinkels die parfums en aanverwante producten verkopen. Als webwinkels zijn zij op hetzelfde territoir actief, namelijk heel Nederland, zodat zij in het kader van artikel 5 Hnw geacht moeten worden op dezelfde plaats te zijn gevestigd.

6.3 De naam PARFUMSWINKEL is van huis uit in het geheel niet onderscheidend, terwijl zij ook niet als bekend kan worden beschouwd, zie rov. 4.3. Dit betekent dat de beschermingsomvang van die (oudere) handelsnaam (zeer) gering is.

6.4 Het tussenwoordje ‘web’ in de aangevallen handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL leidt enerzijds (in visueel, auditief en begripsmatig opzicht) niet tot een groot verschil met de ingeroepen handelsnaam PARFUMSWINKEL, waarin dat tussenwoordje ontbreekt, maar het daardoor veroorzaakte verschil is anderzijds (in de drie genoemde opzichten) ook niet verwaarloosbaar.

6.6 Ter onderbouwing van haar stelling dat verwarringsgevaar bestaat heeft PW er op gewezen dat de websites van PW en ANS op dezelfde wijze zijn ingedeeld, met het logo groot linksboven op de pagina, rechtsboven een winkelmandje, verschillende tabbladen op de pagina en grote, steeds wisselende advertenties in het midden met daaronder een aantal aangeboden producten (ID onder 19). Algemeen bekend is echter dat, zoals ANS heeft opgemerkt (punt 6.6 CvA), het hier elementen betreft die beide websites met talloze andere websites gemeen hebben. Deze elementen zijn dus zo gewoon dat zij niet kunnen bijdragen aan het ontstaan van verwarringsgevaar. ANS heeft er van haar kant met juistheid op gewezen dat beide handelsnamen op zeer verschillende wijzen zijn vormgegeven: PARFUMSWINKEL is op één regel geplaatst, met PARFUMS in het zwart, en WINKEL in het blauw, terwijl van de naam PARFUMSWEBWINKEL het element PARFUMS in paarse letter is geplaatst boven het in wit uitgevoerde element WEBWINKEL. Daarnaast zien, zoals ANS eveneens terecht heeft aangevoerd, de websites van ANS en PW er ook overigens (wat betreft lay out, bladspiegel en kleurstelling) anders uit.

6.7 Met name het grote verschil in vormgeving van de handelsnamen, gevoegd bij het weliswaar niet grote maar ook niet te verwaarlozen verschil tussen de handelsnamen zelf, brengt, gezien de (zeer) geringe beschermingsomvang van de oudere handelsnaam PARFUMSWINKEL, naar het oordeel van het hof met zich dat het gebruik van de jongere handelsnaam PARFUMSWEBWINKEL geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken ondernemingen oplevert, ondanks dat beide ondernemingen (vrijwel) identiek zijn en op dezelfde markt opereren.

6.8 Ook/reeds vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar kan artikel 5 Hnw in dit geval dus geen toepassing vinden.

Zie ook: Hoogenraad & Haak Parfumswinkel vs. Parfumswebwinkel: verwarringsgevaar?