Verwarringsgevaar tussen betwist teken en ingeroepen merken

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 3 februari 2023, IEF 21229; N. 2017567 (Unitz tegen U-NIT) Er is een betwist teken (U-NIT) dat sterk lijkt op de ingeroepen merken 1 en 2 (Unitz). Het betwiste teken heeft een streepje tussen de eerste en tweede letter en geen figuratieve elementen of onderschrift, maar de uitspraak ervan lijkt sterk op elkaar in lengte en ritme. Het Bureau zal beoordelen of er verwarringsgevaar bestaat voor de (sterk) overeenstemmende diensten in klassen 35 en 36, waarbij de sterkte van de onderscheidingskracht van de merken wordt meegewogen. Het Bureau concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken en de ingeroepen merken vanwege sterke visuele en auditieve overeenstemming en gedeeltelijke begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, evenals (sterke) overeenstemming tussen de betrokken diensten. Het argument dat partijen zich richten op verschillende territoriale markten en doelgroepen kan niet worden meegenomen in een oppositieprocedure. De stelling van de opposant dat het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel oplevert of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en exclusiviteit van de ingeroepen merken, is niet onderbouwd en wordt niet beoordeeld omdat er geen beroep is gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

41. De eerste vier letters van de ingeroepen merken, UNIT, komen op dezelfde plek en in dezelfde volgorde terug in het betwiste teken. Op dit deel ligt in beide tekens ook de nadruk. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.7 Een verschil is dat in het betwiste teken tussen de eerste en tweede letter een streepje staat. Daarnaast bevat het betwiste teken anders dan de ingeroepen merken geen figuratieve elementen en, anders dan ingeroepen merk 2, geen onderschrift.

44. De ingeroepen merken 1 en 2 bestaan uit twee lettergrepen: U-NITZ. Het onderschrift ‘enjoy your work(space)’ in ingeroepen merk 2 zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument geneigd zal zijn het teken af te korten.
Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen U-NIT. De uitspraak stemt in lengte en ritme in sterke mate overeen.

59. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet overeenstemmende diensten in de klassen 35, 37, 42, 43 en 45 kan de oppositie niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de diensten.

60. Voor wat betreft de (sterk) overeenstemmende diensten in de klassen 35 en 36 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

62. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken nu deze geen kenmerken van de betrokken diensten omschrijven. Opposant heeft niet gesteld of aangetoond dat de merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben.

64. In dit geval is er sprake van een sterke visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Voor een deel van het publiek zijn de tekens ook begripsmatig overeenstemmend. De betrokken diensten zijn (sterk) overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide diensten en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

65. Verweerder heeft nog aangevoerd dat partijen zich bezighouden met verschillende activiteiten en zich richten op een andere territoriale markt en doelgroep (zie onder 22 en 23). Met het feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.17 Met het argument dat partijen zich richten op een andere territoriale markt, zoals verweerder stelt, kan in een oppositieprocedure ook geen rekening worden gehouden. Een merkrecht in de Benelux strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van verweerders opmerkingen aangaande het beoogde doelpubliek.

66. Opposant heeft verder nog gesteld te vrezen dat door gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van de ingeroepen merken. Opposant heeft deze stelling verder niet onderbouwd en ook geen beroep gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, zodat het Bureau aan een beoordeling op deze grond niet toekomt.