Verwarringsgevaar tussen RAWBLUE en RAW

Hof Den Haag 11 juni 2019, IEF 18696; (G-Star Raw tegen Topstreetwear) G-Star maakt deel uit van het G-Star RAW-concern en is houdster van een aantal woordmerkrechten. TM25 is houdster van verschillende beeldmerkrechten van G-Star RAW. Centraal staat de vraag of geïntimeerden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van G-Star en TM25 door het gebruik van het RAWBLUE-teken door Topstreetwear. Het gaat hierbij zowel om het gebruik van het merk RAW alleen als in combinatie met andere tekens, zoals G-STAR. Gezien het feit dat de door Topstreetwear gebruikte RAW BLUE-tekens en de RAW-woordmerken zijn ingeschreven voor gelijke waren en overeenstemmen, en mede gelet op het feit dat de merken onderscheidend vermogen hebben, is sprake van verwarringsgevaar en dus een inbreuk op de merkrechten van G-Star. Tevens is er door het RAWBLUE-teken inbreuk gemaakt op het beeldmerk waarvan TM25 houdster is.
In 2010 oordeelde het Oberlandesgericht Düsseldorf nog dat er geen sprake was van verwarringsgevaar (r.o. 1.13). Het OLG kwam tot deze beslissing op basis van een beoordeling van het onderscheidend vermogen van G-Stars RAW-merk op 23 januari 2006, het zgn. Kollisionszeitpunkt. Het onderscheidend vermogen van een merk is evenwel geen constante grootheid en kan met name in de tijd variëren (r.o. 14). Daarom moet onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar ex nunc (opnieuw) worden beoordeeld. Het beginsel van Unietrouw staat daaraan niet in de weg.

Nu de door Topstreetwear gebruikte RAW BLUE-tekens en de RAW(sec)-Beneluxmerken overeenstemmen en worden gebruikt respectievelijk zijn ingeschreven voor gelijke waren en de merken een aanzienlijk onderscheidend vermogen hebben is naar het oordeel van het hof verwarringsgevaar te duchten en dus sprake van inbreuk in de periode van medio 2015 tot heden. Dit betekent dat het door G-Star gevorderde inbreukverbod op grond van artikel 2.20, lid 2, sub b BVIE ook ten aanzien van het in rechtsoverweging 20, sub 1 vermelde gebruik toewijsbaar is en de grieven 2 tot en met 5 (in zoverre) slagen. De vraag of ook sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 2, sub a, c of d BVIE behoeft geen behandeling. 

27. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk gerechtvaardigd belang G-Star heeft bij toewijzing van haar (zelfde) vorderingen voor Nederland op grond van haar RAW(sec)-Uniemerken en/of haar andere merken, naast toewijzing van het inbreukverbod voor de Benelux op grond van haar RAW(sec)-Beneluxmerken. Het hof ziet dan ook al om die reden geen aanleiding ook de op die andere merken gebaseerde (zelfde) vorderingen toe te wijzen. In zoverre falen de grieven 2 tot en met 5. Op grond van voormelde arresten van het Hof van Justitie EU van 6 oktober 2009 (PAGO) en 3 september 2015 (Iron & Smith/Unilever) is naar het oordeel van het hof overigens wel aan te nemen dat de RAW(sec)-Uniemerken in de relevante periode ook een aanzienlijk onderscheidend vermogen hadden en hebben en dat ook verwarringsgevaar tussen het gebruik van de RAW BLUE-tekens en deze merken aanwezig is in Nederland. Voor zover de vorderingen op grond van de Uniemerken door de rechtbank zijn toegewezen blijft het vonnis in stand nu tegen die beslissing geen beroep is ingesteld en gelet op het verbod op reformatio in peius. 

[…]

29. TM25 beroept zich onder meer op haar merk sub k .
Naar het oordeel van het hof wordt de totaalindruk van dit merk evenzeer bepaald door het woord RAW als door het zich daarboven bevindende beeldelement. Weliswaar is het beeldelement groter dan en afgebeeld boven het woord RAW, maar in het algemeen en ook in dit geval valt het woordelement de gemiddelde consument meer op en blijft dat in het geheugen beter hangen dan een (niet eenvoudig in een woord te omschrijven) beeldelement. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat, in aanmerking nemende hetgeen hiervoor is overwogen over de overeenstemming en het verwarringsgevaar tussen het gebruik van de RAW (BLUE)- tekens en de RAW (sec)-Beneluxmerken, dat ook sprake is van overeenstemming tussen de RAW (BLUE)-tekens en het merk sub k en van verwarringsgevaar tussen al het in overweging 20 vermelde gebruik van de RAW (BLUE)-tekens en dit merk. Dat geldt temeer ten aanzien van het in punt 97 van de pleitnota e.a. van G-Star c.s. en producties 33 (pagina 24-29) en 35 (pagina 32) GS afgebeelde gebruik, waarbij de woorden RAW BLUE zijn geschreven in een lettertype dat vrijwel identiek is aan het in dit merk gebruikte lettertype. Dit lettertype is door G-Star ook daadwerkelijk regelmatig gebruikt, welk gebruik mee kan wegen bij de beoordeling van de verwarringsvraag (zie HvJEU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497). 

30. Het hof is derhalve van oordeel dat ook sprake is van inbreuk door al het in rechtsoverweging 20 vermelde gebruik van RAW (BLUE)-tekens door Topstreetwear op het merk sub k van TM25. In zoverre zijn de vorderingen van TM25 dan ook toewijsbaar en slagen de grieven 5 en 7. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang TM25 heeft bij toewijzing van haar vorderingen op grond van haar merk sub j, zodat de vorderingen in zoverre zullen worden afgewezen. Dat geldt overigens ook voor haar merken, vermeld in overweging 1.4, onder h en i.