Verwarringsgevaar tussen RELEASE THE BEAST-ijs en UNLEASH THE BEAST-dranken

Hof Den Haag 25 juli 2017, IEF 17075; IEFbe 2338; ECLI:NL:GHDHA:2017:2345 (Monster Energy Company tegen Unilever) Merkenrecht. Soortgelijkheid van waren. Bij beslissing van 1 september 2016 heeft het BBIE de oppositie van Monster tegen inschrijving van het Benelux woordmerk RELEASE THE BEAST van Unilever afgewezen. De oppositie is gebaseerd op het woordmerk UNLEASH THE BEAST. Het Bureau heeft overwogen dat er geen sprake is van soortgelijkheid van waren, zodat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Het hof oordeelt dat de waren 'non-alcoholic beverages' in geringe mate soortgelijk zijn aan de waren 'ice cream; water ices; frozen yoghurt' waarvoor het teken is gedeponeerd. De waren zijn gemaakt voor menselijke consumptie en bestemd ter verfrissing en verkoeling. Onder deze dranken vallen ook frisdranken, gekoelde dranken en zuiveldranken. Het hof oordeelt dat het teken RELEASE THE BEAST en het merk UNLEASH THE BEAST in grote mate overeen stemmen door grote gelijkenis op visueel, auditief en begripsmatig vlak. Er is sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. De beslissing van het Bureau wordt vernietigd en de oppositie van Monster gedeeltelijk toegewezen voor zover het de de waren 'ice cream; water ices; frozen yoghurt' betreft. 

15. Voor zover het gaat om enerzijds ‘non-alcoholic beverages’ (‘alcoholvrije dranken’), waarvoor merk 1 onder meer is ingeschreven, en anderzijds de waren ‘ice cream; water ices; frozen yoghurt’ waarvoor het teken is gedeponeerd, komt het hof evenwel tot een ander oordeel dan het Bureau. Naar het oordeel van het hof is hier sprake van een geringe mate van soortgelijkheid. 
In de eerste plaats zijn deze waren, die zijn gemaakt voor menselijke consumptie, immers alle bestemd ter verfrissing en verkoeling. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat onder deze dranken ook frisdranken, gekoelde dranken en (gekoelde) zuiveldranken vallen. Ook bijvoorbeeld milk shakes en (gekoelde) yoghurtdrankjes vallen dus hieronder; dergelijke dranken zijn naar het oordeel van het hof soortgelijk aan ‘ice cream’ en ‘frozen yoghurt’. Het oordeel van het Bureau1 dat de aard van dranken (primaire functie: dorst lessen) verschilt van die van ijs (primaire functie: etenswaren die vooral worden geconsumeerd als traktatie/dessert), doet – wat daar ook verder van zij – daar niet aan af.

In de tweede plaats – in het verlengde van het voorgaande – stelt het hof vast dat genoemde waren enigszins uitwisselbaar zijn: een consument die op zoek is naar verfrissing of verkoeling, zal een (water)ijsje of een (koel) drankje kunnen aanschaffen. Dat wordt niet anders door het (door partijen onderkende) feit van algemene bekendheid dat men dorst kan krijgen door het eten van (bepaalde soorten) ijs. De waren hebben dus al met al een enigszins concurrerend karakter.

In de derde plaats worden, zoals Monster heeft aangevoerd, deze waren vaak via dezelfde distributiekanalen verkocht, zoals bijvoorbeeld strandkramen, (snack)bars, tankstations, cafetaria en supermarkten. Daarbij worden zij in veel van deze distributiekanalen vaak in dezelfde hoek – in elkaars nabijheid – aangeboden; alleen in supermarkten zal dat doorgaans anders zijn. Het hof neemt daarbij ook in overweging dat de onderhavige waren vaak snelle-aankoop-producten zullen zijn.

Ten slotte weegt het hof ook de door Monster aangetoonde – en door Unilever op zichzelf niet betwiste – trend mee dat drankproducenten onder hun drankmerken ook ijsproducten op de markt brengen met dezelfde smaak en uitstraling als hun dranken (‘merkextensie’). Deze trend is op zichzelf genomen geen grond om soortgelijkheid aan te nemen, maar gevoegd bij hetgeen hiervoor is overwogen, ondersteunt zij naar het oordeel van het hof de stelling dat het in aanmerking komende publiek deze waren eerder als soortgelijk zal ervaren.
16. Voor zover het gaat om enerzijds de dranken waarvoor de merken 1, 2 en 3 zijn ingeschreven2 en anderzijds de waren ‘frozen confectionery’ (bevroren suikerbakkerswaren) waarvoor het teken is gedeponeerd, is naar het oordeel van het hof geen sprake van soortgelijkheid. Bij laatstgenoemde waren gaat het om etenswaren die door hun vaste vorm (niet vloeibaar in niet-bevroren vorm) primair bedoeld zijn om de (lekkere) trek te stillen en die aldus niet concurrerend of complementair zijn ten opzichte van bedoelde dranken.

17. Conclusie is dat de waren ‘non-alcoholic beverages’ (‘alcoholvrije dranken’), waarvoor merk 1 onder meer is ingeschreven, in geringe mate soortgelijk zijn aan de waren ‘ice cream; water ices; frozen yoghurt’ waarvoor het teken is gedeponeerd. In zoverre slaagt de eerste klacht van Monster. De waren ‘frozen confectionery’ zijn daarentegen niet soortgelijk aan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. In zoverre faalt de klacht.

19. Naar het oordeel van het hof stemmen het teken RELEASE THE BEAST en het merk UNLEASH THE BEAST! (merk 1) in grote mate overeen door grote gelijkenis op visueel, auditief en begripsmatig vlak.

19. Er is grote gelijkenis op visueel vlak nu merk en teken elk 15 letters hebben en uit drie woorden bestaan, waarvan de laatste twee woorden identiek zijn, terwijl het eerste woord grotendeels gelijk is (UNLEASH/RELEASE). Het uitroepteken in het merk doet daar niet aan af; evenmin dat merk en teken verschillen wat betreft de eerste twee letters (UN/RE), welk begin doorgaans meer aandacht trekt.

21. Er is grote auditieve gelijkenis nu merk en teken vrijwel hetzelfde worden uitgesproken en hetzelfde ritme hebben. De laatste twee woorden zijn identiek en worden dus hetzelfde uitgesproken. In de eerste woorden wordt de kern (-LEAS-) hetzelfde uitgesproken terwijl er kleine verschillen zijn wat betreft de beginklank (UN versus RE) en de eindklank (s-klank versus sj-klank). Die kleine verschillen doen echter niet af aan de grote gelijkenis op auditief vlak, ook niet waar de verschillen de doorgaans meer aandacht trekkende beginklank betreffen.

21. Er is grote begripsmatige gelijkenis nu de laatste twee woorden identiek zijn terwijl wat betreft het eerste woord ‘to unleash’ door Collins English Dictionary als synoniem wordt gezien voor ‘to release’. Ook voor zover met Unilever moet worden aangenomen dat er een betekenisverschil is (‘to release’ is loslaten, ‘to unleash’ is ontdoen van een lijn3) komt hun betekenis zeer dicht bij elkaar. Begripsmatig communiceren merk en teken dezelfde boodschap, te weten ‘laat het beest los’. Zelfs als wordt meegewogen dat een deel van het publiek de Engelse taal niet machtig genoeg is zoals Unilever betoogt, is er op begripsmatig vlak sprake van gelijkenis. Daarbij overweegt het hof dat een groot deel van het Benelux-publiek ‘the beast’ zal begrijpen als ‘het beest’.

23. Het hof komt daarmee tot het oordeel dat teken en merk 1 in grote mate overeenstemmen. Dat compenseert de geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren. Voorts in aanmerking nemende dat het merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft – Unilever heeft niet gesteld dat het geen of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, zij heeft alleen gesteld dat het geen bekend merk is –, is naar het oordeel van het hof sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. In zoverre slaagt de tweede klacht. Dat betekent dat de beslissing van het Bureau in zoverre moet worden vernietigd en de oppositie van Monster wordt toegewezen op grond van merk 1 voor zover het de waren ‘ice cream; water ices; frozen yoghurt’ betreft. Of de oppositie in zoverre ook zou slagen op grond van merken 2 en 3 behoeft dan ook geen bespreking.