Vochtgehaltes zijn arbitraire parameterwaarden, niet inventieve conclusies

Rechtbank Den Haag 7 september 2016, LS&R 1371; IEF 16236; ECLI:NL:RBDHA:2016:10815 (Teva / Boehringer Ingelheim - VRO) Octrooirecht. Boehringer was houdster van het aanvullend beschermingscertificaat (ABC) dat op 11 maart 2016 verlopen is. Het gaat in het geding o.a. om de vraag of de gestelde uitvinding volgens EP 220 voldoende uitvindingshoogte heeft. Bepalend voor deze vraag is of de uitvinding voor de gemiddelde vakman een niet voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van techniek. De rechtbank onderzoekt aan de hand van de problem-and-solution-approach: de vochtgehaltes arbitraire parameterwaarden zijn die geen inventiviteit aan deze conclusies kunnen verlenen. In het octrooi ontbreekt iedere vermelding of uitleg omtrent de in de gewijzigde conclusies geclaimde lagere vochtgehaltes zodat ook voor deze conclusies geldt dat er geen technisch effect plausibel is gemaakt en die gehaltes bij de beoordeling van de inventiviteit evenzeer buiten beschouwing dienen te blijven.

4.11. Het is vaste rechtspraak van deze rechtbank en de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) dat alleen technische effecten die in het octrooi worden beschreven en plausibel worden gemaakt als basis kunnen dienen voor de formulering van het objectieve technische probleem. Het moet daarbij (vanzelfsprekend) gaan om effecten die toe te schrijven zijn aan de verschilmaatregel(en). Voor de vakman die het octrooi (als geheel) leest tegen de achtergrond van zijn algemene vakkennis, moet platisibel zijn dat de be schreven of geclaimde effecten bij toepassing van de geclaimde maatregelen optreden. Die plausibiliteit kan haar oorsprong bijvoorbeeld vinden in experimenten, in een catisale uitleg van het effect, in een verwijzing naar (publicaties uit) de stand van de techniek of in alge mene vakkennis. Hoewel een gebrek aan plausibiliteit, zoals door Boehringer terecht aange voerd, op zichzelf geen nietigheidsgrond is, kan het echter wel leiden tot een gebrek aan inventiviteit, dan wel, indien de betreffende effecten zijn geclaimd, een gebrek aan nawerkbaarheid. 

4.13. (...) De aan te leggen toets is, zoals hiervoor in r.o. 4.11. verwoord, of de in de conclusies of in de beschrijving geclaimde technische effecten van de verschilmaatregelen voor de gemiddelde vakman plausibel zijn, niet — zoals Boehringer het omdraait — of die effecten ‘op voorhand niet onaannemelijk zijn’. Boehringer erkent dat in EP 220 iedere vorm van toelichting en onderbouwing van de genoemde effecten ontbreekt. In de voorbeelden worden geen capsules getest (ook wordt niet vermeld dat ze überhaupt getest zijn), laat staan dat de capsules worden vergeleken met de capsules uit de stand van de techniek. De nu gestelde (volgens Boebringer zelfs: verbeterde) effecten worden derhalve niet, zelfs niet in enige mate, aannemelijk gemaakt. Gelet op het voorgaande valt niet in te zien, en Boehringer heeft dit ook niet onderbouwd, waaruit de vakman niettemin zou kunnen opmaken of waarom hij zou begrijpen dat de geclaimde HPMC-capsules met een gereduceerd vochtgehalte bewerkstelligen (‘garanderen’) dat de werkzame stof in voldoende mate stabiel is, met uiterste nauwkeurigheid wordt gedoseerd, toediening van de werkzame stof bij goed ledigingsgedrag mogelijk maken en een goed perforatiegedrag vertonen bij geringe broosheid (vergelijk paragraaf [0006]). 

4.14. Het feit dat Boehringer middels enkele recente experimenten de technische voordelen van HPMC inhalatiecapsules stelt te hebben aangetoond, maakt dit niet anders. Immers, wil later gepubliceerd bewijsmateriaal (‘post-published evidence’) in overweging worden genomen voor de bepaling van de inventiviteit, dan is nog steeds vereist dat het in het oc trooi beschreven effect op zichzelf, zonder dit nagekomen bewijsmateriaal, reeds plausibel is gemaakt. Zoals gezegd is daarvan in casu geen sprake. 

4.15. Nu gelet op het voorgaande het octrooi geen enkel technisch effect van de ver schilmaatregel ‘ 5%’ plausibel maakt, blijft deze maatregel bij de formulering van het tech nische probleem buiten beschouwing. (...)

4.24. Ten aanzien van motivatie merkt de rechtbank op dat bij toepassing van de problem-and-solution approach de motivatie van de gemiddelde vakman om het objectieve technische probleem op te lossen een gegeven is nu hij wordt geacht er voortdurend op gericht te zijn het objectief-technische probleem op te lossen. Nu dit probleem zoals hiervoor is toegelicht niet mede het vinden van een capstile met een gereduceerd vochtgehalte omvat, kan het door Boehringer gemaakte punt dat tiotropium niet vochtgevoelig en niet hygroscopisch zou zijn en de vakman Ogtira om die reden niet relevant zou vinden, onbesproken blij ven, nog daargelaten dat Ogura meer voordelen ten opzichte van gelatine als capsulemateriaal openbaart dan alleen een lager vochtgehalte. 

4.32. Het voorgaande leidt ertoe dat gewijzigde conclusie 6 nietig is wegens een gebrek aan inventiviteit. In het octrooi ontbreekt iedere vermelding of uitleg omtrent de in de gewij zigde conclusies 7 en 8 geclaimde lagere vochtgehaltes zodat ook ten aanzien van deze con clusies geldt dat er geen technisch effect plausibel is gemaakt en die gehaltes bij de beoorde ling van de inventiviteit evenzeer buiten beschouwing dienen te blijven. De rechtbank oordeelt daarom dat de vochtgehaltes genoemd in gewijzigde conclusies 7 en 8 arbitraire parameterwaarden zijn die geen inventiviteit aan deze conclusies kunnen verlenen. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid tiotropiumbromide in de capsule (gewijzigde conclusie 9) en de deeltjesgroofte (gewijzigde conclusie 10), zodat deze hetzelfde lot delen, net als de gewijzigde conclusies 11 tot en met 13 voor zover deze terugverwijzen naar eerdergenoemde conclusies. 

4.34. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Boehringer worden veroordeeld in de kosten van de procedure.