Volledig hernomen in het betwiste teken
Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 7 juli 2009, zaaknr. 200.012.035/01, Ottomania CV tegen Otto GmbH & Co KG & BBIE (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)
Merkenrecht. Hoger beroep in oppositieprocedure. Het hof vernietigt de beslissing in oppositie van het BBIE, doet de zaak zelf af, verklaart de oppositie ongegrond en bepaalt dat het merk OTTOMANIA wordt ingeschreven. Géén 1019h proceskostenveroordeling, ‘nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht’.
5. (…) Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in een oppositieprocedure in beroep door het hof rekening mag worden gehouden met nieuwe (juridische) verweren van de oorspronkelijk verweerder in de oppositieprocedure en of een dergelijk verweer in de reactie namens Ottomania in de oppositieprocedure, daar waar een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat de afzetkanalen van de waren van partijen verschillen, valt te lezen.
(…) 8 (…) is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door voormelde, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANLA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Daaraan doet niet af dat het teken OTTOMANIA begint met het woord OTTO en dit merk "volledig hernomen is in het betwiste teken". Dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden is in dit geval, gelet op de hiervoor aangegeven omstandigheden, onvoldoende reden om verwarringsgevaar aan te nemen.
Ottomania heef een aantal voorbeelden genoemd waarin het woorddeel MANIA opgevat kan worden als een verwijzing naar gekte of overdreven voorliefde (in het Nederlands manie). Bij die voorbeelden gaat het om erkend bestaande populariteit van een (vakantie)land of persoon. Gesteld noch gebleken dat er een gekte (hype) rond het (postorderbedrijf) OTTO bestaat, zodat er geen verwarringsgevaar is in die zin dat het publiek in Ottomania een verwijzing naar het merk OTTO zal zien.
Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, is de oppositie ongegrond.
9. Op grond van het bovenstaande dient de bestreden beslissing van het Bureau te worden vernietigd. Hoewel artikel 2.17, lid 1, BVIE slechts spreekt over vernietiging van de beslissing van het Bureau, zal het hof tevens bepalen dat de oppositie ongegrond is en dat het depot wordt ingeschreven. Daarnaast heeft Ottomania geen belang meer bij toewijzing van het gevorderde bevel tot inschrijving. Krachtens artikel 1.33 van het Uitvoeringsreglement dient het Bureau onverwijld uitvoering te geven aan de beslissing van het hof over de ongegrondheid van de oppositie, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening in cassatie.
10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Otto worden veroordeeld in de kosten van het bezwaar en het beroep. Ottomania heeft voor het eerst bij de mondelinge behandeling verzocht om volledige proceskostenveroordeIing op de voet van artikel 1019h Rv. Voor toepassing van dit artikel is naar het oordeel van het hof in dit beroep geen plaats is, nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (artikel 1019h Rv juncto artikel 1019 Rv). Bovendien heef Ottomania haar verzoek terzake niet zodanig tijdig ingesteld en gespecificeerd dat Otto zich daartegen naar behoren heeft kunnen verweren. Het hof zal de kosten begroten volgens het algemene liquidatietarief als na te melden.
Lees de beschikking hier.
