Vonnis bekrachtigd voor zover dit ziet op cartridge-octrooi EP 537

Hof Den Haag 21 april 2020, IEF 19415, IT 3239; ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 (DR en Maxperian tegen Samsung) Octrooizaak, vervolg op ECLI:NL:RBDHA:2014:10647 en ECLI:NL:RBDHA:2014:10645. Samsung is een elektronicaconcern en was houdster van diverse octrooien en gemeenschapsmodellen van tooncartridges voor laserprinters, onder meer Europees octrooi 2 357 537 (EP 537). Maxperian en DR exploiteren beide webwinkels in printers en tonercartridges. Zij verhandelen onder hun huismerk tonercartridges die compatibel zijn met de CLP-, ML- en/of SCX-printers van Samsung en gebruiken daarbij de typenummers van de Samsung cartridges. Er wordt geoordeeld dat de grieven van DR c.s. met betrekking op EP 537 niet slagen en dat het vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd. De grieven die zien op de toewijzing van de vorderingen van Samsung in conventie voor zover gebaseerd op EP 744, GM 687 en GM 551, als ook de grieven die zien op de afwijzing van de vorderingen in reconventie van DR c.s. strekkende tot vernietiging respectievelijk nietigverklaring van EP 744, GM 687 en GM 551 slagen. In zoverre zal het vonnis worden vernietigd.
Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk. Alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 zijn uitsluitend technisch bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten. Ook het beroep op slaafse nabootsing strandt.

4.4.6
Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de type-aanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product – afkomstig van de producent van de printer – zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt. Derhalve moet er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten.

4.5.3
DR c.s. heeft bestreden dat de cartridges met de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 een eigen plaats op de markt innemen. Samsung, op wie ter zake de bewijslast rust, heeft naar het oordeel van het hof vervolgens nagelaten dit (voldoende) te onderbouwen. Reeds daarom moet het beroep op slaafse nabootsing stranden. Daarenboven volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de uitsluitend technische bepaaldheid van de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 is overwogen, dat Samsung er evenmin op grond van het leerstuk van slaafse nabootsing bezwaar tegen kan maken dat deze uiterlijke kenmerken ook aanwezig zijn in de producten van DR c.s.

4.6
Slotsom

4.6.1
Uit het voorgaande volgt dat de grieven van DR c.s. voor zover betrekking hebbend op EP 537 niet slagen en dat het vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd. De grieven die zien op de toewijzing van de vorderingen van Samsung in conventie voor zover gebaseerd op EP 744, GM 687 en GM 551, als ook de grieven die zien op de afwijzing van de vorderingen in reconventie van DR c.s. strekkende tot vernietiging respectievelijk nietigverklaring van EP 744, GM 687 en GM 551 slagen. In zoverre zal het vonnis worden vernietigd.