(Voor 50%) merkgerechtigd
Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, 21 april 2009, HA ZA 08-389, Domicilie Ede B.V. tegen Domicilie Groep B.V. c.s. (met dank aan Kees van Dijk, Van Veen Advocaten).
Merkenrecht. Eerst even voor jezelf lezen. Domicilie voor makelaarsdiensten is niet beschrijvend en geschikt om als merk te worden ingeschreven. Inbreuk door gebruik Domicilium. Opmerkelijk is dat beide partijen voor 50% merkgerechtigde (niet merkhouder) zijn van het merk Domicilie.
Uit het vonnis van de Vzr Rechtbank Utrecht in eerste instantie (aangehecht): “2.3. In 1990 heeft Domicilie Groep onder meer het woord "Domicilie" als Beneluxwoordmerk gedeponeerd. Ten tijde van de ontvlechting was Domicilie Groep tevens houder van de domeinnaam "dornicilie.nl" en beheerde zij onder die naam een website, die mede door de andere Domicilie-vennootschappen werdgebruikt. In de onder 22 genoemde ontvlechtingsovereenkomst is de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten aldus geregeld dat, kort gezegd, Domicilie Groep de onverdeelde helft van haar rechten op de merken, op de handelsnaam "Domicilie", op de genoemde domeinnaam en op de website aan Domicilie Ede heeft verkocht. Daarbij is tevens voor het verdere beheer van die rechten een regeling overeengekomen, die onder meer inhoudt dat Domicilie Ede en Domicilie Groep alsmede vennootschappen waarmee één van hen beide in een groep zijn verbonden, gerechtigd zijn de naam "Domicilie" te voeren, mits daaraan een aanduiding van de desbetreffende plaats wordt toegevoegd Alleen Domicilie Groep heeft het recht de naam "Domicilie" zonder plaatsaanduiding te voeren.
Uit het arrest van het gerechtshof: 4.2 Indien een merk ieder onderscheidend vermogen mist, kan het niet als merk worden ingeschreven (…) Daarvan is in het voorliggende geval echter geen sprake: het woordmerk 'domicilium' [bedoeld is zo te lezen ‘domicilie’- IEF] voor makelaarsdiensten is geschikt om de rechthebbende merkhouder als aanbieder van die diensten te identificeren. Dat het woord ook voor een woonrubriek in een dagblad is geschikt, impliceert op zichzelf niet dat die term al zodanig verwaterd is dat hij die functie niet meer zou kunnen vervullen; andere feiten die daarop kunnen duiden zijn gesteld noch gebleken.
4.3 Evenmin is een merk geschikt om als zodanig te worden ingeschreven indien het uitsluitend beschrijvend is, als bedoeld in artikel 2.1 1 lid 1 onder c BVIE. Ook daarvan is naar het voorlopig oordeel van het hof in het onderhavige geval geen sprake. Dat 'domicilie' geassocieerd zal worden met begrippen als 'huis' of 'woonplaats', impliceert niet dat dit woord als (louter) beschrijvend kan worden gezien voor het aanbieden van makelaarsdiensten. Dat 'domicilie' een in formeel taalgebruik vrij gangbaar woord is (om een woonplaats aan te duiden), brengt evenmin mee dat het als beschrijvend voor makeldiensten moet worden aangemerkt.
4.4 Het voorgaande impliceert dat het hof voorshands van oordeel is dat Ede aan haar inschrijving van het woordmerk 'domicilie' voor makelaarsdiensten bescherming tegen inbreuk kan ontlenen. Aangezien de term 'domicilium' ook in de opvattingen van Groep in vergaande mate overeenstemt met dit woordmerk, komt Ede in beginsel het recht toe anderen het gebruik van die term voor makelaarsdiensten te verbieden indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Gelet op het feit dat Groep, zoals zij zelf ook aangeeft, die term ook gebruikt op het internet, in combinatie met het gebruik van het merk 'domicilie', waartoe zij medegerechtigde is, is het hof voorshands van oordeel dat ook aan dit laatste criterium, het gevaar van verwarring, is voldaan. Dat Ede zich in beginsel op een andere lokale markt richt dan de door Groep geëxploiteerde makelaardijkantoren, staat daaraan niet in de weg.
4.5 Evenmin staat daaraan in de weg dat Groep zelf ook gerechtigd is tot het woordmerk 'domicilie'. Dat zij - eveneens voor 50% - medegerechtigde is, betekent, behoudens andersluidende contractuele afspraken, waarvan het bestaan gesteld noch gebleken is, niet dat het haar vrijstaat een in bovengenoemde zin verwarringwekkend gebruik van een soortgelijke term voor identieke diensten te gebruiken.
Lees het arrest hier.
