Voor cigarettes in klasse 34

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-4075, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tegen Maxim Markenproducte GmbH & Co KH

Merkrecht. Non-usus. Sigaretten. Eiser Reemtsma vordert doorhaling van gedaagdes MAGNUM-sigarettenmerken in de Benelux wegens niet-normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Vordering toegewezen. Geen beroep op heilung. “(…) het gebruik [hoeft] niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk te zijn, omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen. (…) die omstandigheid [geldt] nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.” Uitgebreide bespreking van de relevante jurisprudentie m.b.t. normaal gebruik:

4.3. Dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt van de MAGNUM-merken in de Benelux, staat als onweersproken vast. (…)

4.4. Het beroep van Maxim op heilung van de MAGNUM-merken in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE slaagt niet. Maxim verwijst in dit verband ten eerste naar de besprekingen en correspondentie die zij vanaf 2002 heeft gevoerd met Upper Ten. Het gebruik van het merk in dat kader kan echter niet worden gekwalificeerd als normaal gebruik. Normaal gebruik van een merk veronderstelt immers dat het merk wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde producten (vgl. HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Daarvan is geen sprake bij het noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat-)licentienemer.

4.5. Ten tweede baseert Maxim haar beroep op heilung op de in rechtsoverweging 2.7 beschreven verkoop aan Terzi. De rechtbank is met Reemtsma van oordeel dat dit gebruik op de sigarettenmark zo beperkt is dat het niet kan worden gekwalificeerd als normaal gebruik van het merk. Het gebruik is namelijk in alle opzichten beperkt. Er is slechts één partij geleverd aan één afnemer in één lidstaat. Bovendien is de met de verkoop van die partij behaalde omzet zeer gering gelet op het feit dat sigaretten massaproducten zijn die normaal juist in zeer grote aantallen worden verhandeld. (…)

4.6. Het betoog van Maxim dat de geringe omzet onder het merk in dit geval commercieel gerechtvaardigd is omdat het om een test pilot zou gaan, slaagt niet. In het midden kan blijven of het feit dat de eerste verkoop een test pilot was, de geringe omvang van die partij rechtvaardigt. Het rechtvaardigt in ieder geval niet dat het lange tijd bij die ene verkoop is gebleven. Blijkens de stellingen van Maxim is het uitblijven van merkgebruik na de test pilot een bewuste keuze geweest van De Jaegher. De Jaegher wilde volgens Maxim een aanpassing in de accijnswetgeving afwachten alvorens het product grootschalig op de markt te brengen. Als gevolg daarvan is er vanaf de verkoop in januari 2007 tot het moment van dagvaarden door Reemtsma in november 2008 niets verkocht. Pas na dagvaarding in januari 2009 volgt een tweede test, waarvan de omzet nog geringer was dan de eerste, te weten slechts € 1.696,00. Gelet op die lage frequentie en geringe omvang, en de daarvoor door Maxim gegeven verklaring, kan niet worden volgehouden dat het gebruik van de MAGNUM-merken gerechtvaardigd is om voor de door die merken beschermde waren marktaandelen te verkrijgen, laat staan om marktaandelen te behouden. In feite volgt uit de eigen stellingen van Maxim dat de reële commerciële exploitatie van de MAGNUM-merken nog moet beginnen. Het gebruik in de relevante periode kan daarom niet worden aangemerkt als normaal in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE (vgl. HvJ EG 27 januari 2007, C-259/02, LJN BA9355, La Mer, r.o. 26).

4.7. Het betoog van Maxim dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie zou volgen dat een gering gebruik van het merk kan volstaan als normaal gebruik, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat het gebruik niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk hoeft te zijn omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Zoals hiervoor is vastgesteld, geldt die omstandigheid nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.

4.8. Ook de verwijzing van Maxim naar het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Sidoste-Bonnie Doon (HR 23 december 2005, LJN AU2850) gaat niet op. Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer het gaat om merkgebruik door een nieuwkomer op de markt, slechts beperkte betekenis toekomt aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten. In deze zaak worden de geringe aantallen echter niet zozeer gedicteerd door de marktomstandigheden, maar door de eigen keuze van Maxim en haar licentienemers om (i) gedurende twaalf, respectievelijk negentien jaar na de inschrijving van de MAGNUM-merken geen enkel product op de markt te brengen, (ii) vervolgens slechts een kleinschalige test pilot te organiseren en (iii) die test
pilot dan, hoewel naar eigen zeggen succesvol, niet te laten opvolgen door een daadwerkelijke marktintroductie.

4.9. De verwijzing naar het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Vitafruit (GEA 8 juli 2004, T-203/02, bekrachtigd door HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04) kan Maxim evenmin baten. Weliswaar werd in die zaak normaal gebruik aangenomen op basis van een geringe omzet, maar in die zaak ging het, zoals het Gerecht had vastgesteld, om een serie van tien verkopen die op een vrij constante wijze waren gerealiseerd gedurende een periode van meer dan elf maanden. De feiten in die zaak wijken dus wat betreft zowel de frequentie, als de duur van de onder het merk verrichte commerciële inspanningen af van de onderhavige zaak. Om dezelfde reden gaat de vergelijking met het oordeel van het hof ’s-Gravenhage in de zaak Playboy-Laporte (3 april 2008, LJN BL0849) mank. In die zaak was de frequentie en duur van het merkgebruik aanzienlijk hoger, respectievelijk langer dan in onderhavige zaak. Het hof had vastgesteld dat het aangevallen merk regelmatig was gebruikt in de periode 1983-1989.

4.10. Voor zover Maxim met haar verwijzing naar de verandering van de accijnswetgeving heeft willen betogen dat zij een geldige reden in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet normaal gebruiken van de MAGNUM-merken, treft dat betoog geen doel. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers dat alleen
sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken (HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, Häupl-Lidl). Maxim heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de bedoelde accijnswetgeving een rechtstreeks verband houdt met de MAGNUM-merken en dat die wetgeving het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maakt. De enkele stelling dat die regelgeving bepaalde types verpakkingen onevenredig belast, is onvoldoende. Daargelaten dat Maxim niet heeft gespecificeerd op welke regels zij doelt, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er een verband bestaat tussen aan verpakkingen relateerde regels en de MAGNUM-merken en dat een onevenredige belasting van bepaalde types verpakkingen gebruik van de MAGNUM-merken onmogelijk of onredelijk maakt. Daar komt bij dat Maxim de bedoelde wetgeving alleen heeft aangevoerd als verklaring voor de lange tijd tussen de test pilot in 2007 en de verkoop in 2009. Gesteld noch gebleken is dat de bedoelde wetgeving ook de reden is dat tot 2007 geen enkele verkoop onder de MAGNUM-merken is gerealiseerd.

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de MAGNUM-merken vervallen moeten worden verklaard voor zover die betrekking hebben op de Benelux. De vordering van Reemtsma zal dus worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.