Voor een lange periode gedeeld merkgebruik met een derde

HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?