Voorgebruik moet na samenwerking wel bekend zijn met handelsnaam, merkdepot nietig

Rechtbank Gelderland 12 juli 2017, IEF 17707; ECLI:NL:RBGEL:2017:6935 (Roestvast staalindustrie Mosman tegen Dimple-t) Gedaagde heeft een rekenkundig model en software ontwikkeld dat bruikbaar is bij het ontwerpen van zogenaamde ‘bulk solids coolers en heaters’. Het rekenkundig model en de software zijn strikt geheim. Gedaagde is gaan samenwerken met eiseres en heeft na enige tijd de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. Vorderingen in conventie worden afgewezen. In reconventie wordt verklaart dat gedaagde haar handelsnaam en domeinnamen mag overdragen zonder schending van enig recht van Mosman. Het door Mosman gedeponeerde woordmerk 'Dimple-t' is nietig voor alle klassen waarvoor het is ingeschreven. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat Mosman geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk. Integendeel, partijen hebben geruime tijd – van 1 december 2010 tot 1 april 2016 – met elkaar samengewerkt en in die periode werden facturen aan Mosman gestuurd onder de naam 'Dimple-t Bulk Solids Coolers’.  Het depot is onrechtmatig.

4.11. De rechtbank stelt voorop dat [gedaagde sub 1] een rekenkundig model en software heeft ontwikkeld dat dienstig is bij het ontwerpen van zogenoemde bulk solids coolers en heaters. Dit model en deze software zijn strikt geheim. Zij zijn bij Mosman niet bekend en ook nooit bekend geweest. Voorts staat vast dat [gedaagde sub 2] al geruime tijd vóór de samenwerking met Mosman met bulk solids coolers en heaters actief was op de markt onder de naam [handelsnaam B] en dat [gedaagde sub 1] sinds 19 augustus 2003 houder is van de domeinnaam [handelsnaam B] .nl. Verder wijst niets erop dat een ander dan [gedaagde sub 1] (auteurs)rechthebbende is op het rekenkundig model en de software. Met inachtneming van het voorgaande en gelet op het feit dat [gedaagde sub 2] bevoegd was de samenwerkingsovereenkomst met Mosman op te zeggen, was [gedaagde sub 2] gerechtigd om zijn technische kennis en know how over te dragen aan een derde en dus ook aan Solex. De suggestie dat de technische kennis en know how van [gedaagde sub 2] thans via Solex kan worden verkregen is dan ook feitelijk juist. Ditzelfde geldt voor de suggestie dat Mosman niet langer de gezamenlijk geleverde producten aan haar afnemers kan leveren, in ieder geval niet onder de naam ‘Mosman – [handelsnaam B] -Bulk Solids Coolers en Heaters’, nu vast staat dat Mosman niet beschikt over de technische kennis en know how van [gedaagde sub 2] en zij geen rechthebbende is op de naam ‘ [handelsnaam B] ’.

4.13. Voor zover sprake is geweest van propaganda materiaal, afgezien van de vraag wat hieronder precies dient te worden verstaan, en/of beeldmateriaal waarvan het auteursrecht rust bij Mosman, kan zij in beginsel zich tegen het openbaar maken en/of verveelvoudigen daarvan verzetten. Aangenomen moet worden dat de inhoud van de internetpagina waarop ‘Mosman – [handelsnaam B] -Bulk Solids Coolers en Heaters’ werden aangeboden op of omstreeks 1 april 2016 enige tijd integraal op de website van Solex heeft gestaan. De vraag is dan wie hiervoor verantwoordelijk is. [gedaagde sub 2] heeft in dit verband ter comparitie onweersproken gesteld dat nadat hij had aangegeven op het aanbod van Solex in te gaan, Solex in het kader van de voorgenomen overdracht van de website van [gedaagde sub 1] wilde zien hoe die website was opgebouwd. [gedaagde sub 2] heeft toen de inloggegevens van de website verstrekt aan iemand van de marketingafdeling van Solex. Die heeft vervolgens in zijn enthousiasme enkele gegevens van die website op de website van Solex geplaatst. Volgens [gedaagde sub 2] heeft die informatie er slechts enkele dagen op gestaan. Precies in die periode heeft Mosman hiervan kennis genomen en heeft hij aan de bel getrokken. De informatie is daarna direct weer van de website gehaald, zodat van inbreuk niet langer sprake is (zie ook 2.21).

4.35. Vast staat dat [gedaagde sub 2] via zijn vennootschap [gedaagde sub 1] al geruime tijd voor de samenwerking met Mosman en dus ook voorafgaand aan het depot van Mosman, ‘ [handelsnaam B] ’ gebruikte als handelsnaam en teken voor zijn engineeringsdienst/product, al dan niet met gebruikmaking van het in zijn opdracht ontworpen logo met daarin verwerkt ‘ [handelsnaam B] ’. [gedaagde sub 1] heeft daarbij ook in de markt (naams)bekendheid gegenereerd, die eruit bestond dat zij aanbood om onder de handelsnaam ‘ [handelsnaam B] ’ bulk solids coolers en heaters op maat te ontwerpen en verkopen. De rechtbank wijst in dit verband in de eerste plaats op het feit dat de domeinnaam ‘ [handelsnaam B] .nl’ sinds 19 augustus 2003 op naam van [gedaagde sub 1] staat geregistreerd bij SIDN en op het feit dat blijkens een historisch uittreksel uit het handelsregister [gedaagde sub 1] in ieder geval sinds 2008 de naam ‘ [handelsnaam B] ’ gebruikt als handelsnaam. Voorts slaat de rechtbank acht op de door [gedaagden] in het geding gebrachte facturen (productie 1 bij conclusie van antwoord), waaruit volgt dat in ieder geval in de jaren 2004, 2006 en 2010 tot en met 2013 de naam ‘ [handelsnaam B] ’ in combinatie met [gedaagde sub 1] of [gedaagde sub 2] werd gebruikt voor soortgelijke producten en diensten als de producten en diensten waarvoor Mosman haar merk heeft ingeschreven. Ten slotte overweegt de rechtbank dat gesteld noch is gebleken dat Mosman al eerder, voordat [gedaagden] daartoe overging, het teken ‘ [handelsnaam B] ’ gebruikte. Naar het oordeel van de rechtbank is aldus sprake van voorgebruik van een met het gedeponeerde merk overeenstemmend teken.

4.36. De rechtbank acht niet aannemelijk dat Mosman geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk ‘ [handelsnaam B] ’. Integendeel, partijen hebben geruime tijd – van 1 december 2010 tot 1 april 2016 – met elkaar samengewerkt en in die periode stuurde [gedaagde sub 1] facturen aan Mosman onder de naam ‘ [handelsnaam B] Bulk Solids Coolers’. Ook heeft [gedaagde sub 1] tijdens de samenwerking met Mosman, maar ook al daarvoor, ‘ [handelsnaam B] ’ als woordmerk gebruikt in het handelsverkeer, zoals met name op de website van [gedaagde sub 1] .