Voortbrengselconclusies HE Licenties naar voorlopig oordeel niet nieuw

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 september 2015, IEF 15239 (HE Licenties tegen VG Colours)
Uitspraak ingezonden door Tjeerd Overdijk en Peter Ras, Vondst Advocaten. Octrooirecht. Voortbrengselconclusies naar voorlopig oordeel niet nieuw. Geen inbreuk op werkwijzeconclusies. HE Licenties is licentienemer van Hanson Uitgevers B.V. voor diens octrooi met nummer NL 1040904  met betrekking tot een 'substance introduction method for plant and plant obtained therewith'. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de voortbrengselconclusies niet nieuw. Ook is er geen sprake van inbreuk op de werkwijzeconclusies van het octrooi van Hanson.

Geldigheid voortbrengselconclusies 11-15
CA 325
5.1. De ingeroepen voortbrengselconclusies 11 en verder van het octrooi zijn naar voorlopig oordeel niet nieuw. In de eerste plaats heeft VG Colours terecht gewezen op CA 325, met name figuur 5b. CA 325 heeft betrekking op planten/bomen en het daarin aanbrengen of mee verbinden van asresten van een overledene. Hiertoe wordt eerst een cilindrische boring aangebracht in de stam, getuige figuur 5a, waarlangs de capsule in de boom wordt ingebracht. Vervolgens groeit het gat dicht rond link 42 die naar buiten loopt en aangeraakt kan worden om contact te kunnen maken met de asresten (figuur 5b en paragraaf 0017).

5.2. HE Licenties stelt dat er wel sprake is van nieuwheid omdat in CA 325 eerst een cilindrisch gat wordt geboord en derhalve het gat op dat moment in de langsrichting niet groter is dan de opening. Dat verweer moet worden verworpen. Reeds in CA 325 is het dichtgroeien van de opening gesignaleerd zodat duidelijk is dat misschien dan niet bij het inbrengen van de capsule sprake is van een kleinere opening, doch wel in de loop van de tijd daarna. Ook de examiner van het EOB was kennelijk deze mening toegedaan. (…)

US 215 en US 773
5.5. Ten aanzien van deze publicaties heeft HE Licenties op zichzelf niet bestreden dat de maatregelen van conclusie 11 daarin zijn terug te vinden maar zich erop beroepen dat de daarin opgenomen figuren niet nawerkbare uitvoeringen zijn. De voorzieningenrechter overweegt dat het in een dergelijk geval aan de octrooihouder is om deze stelling in kort geding aannemelijk te maken. Daarin is HE Licenties niet geslaagd. Enig deskundig bewijs van niet-nawerkbaarheid ontbreekt. Dat het mogelijk lastig zou zijn om de injectienaald tot een specifieke laag in de stam van de boom te steken, betekent nog niet dat een gemiddelde vakman dat niet zal kunnen na lezing van de beschrijving. Daarbij komt dat niet ondenkbaar is dat de ene laag (bijvoorbeeld de bast of de schors) van de boom aanmerkelijk zachter is dan de daaronder liggende laag, waardoor het proces gemakkelijker zal zijn uit te voeren. Simpel gezegd: je steekt de naald erin tot je op iets hards stuit. Voor nader technisch onderzoek is op dit punt in kort geding geen plaats.

Subconclusie
5.6. Gelet op niet alleen CA 325 maar ook US 215 en US 773 bestaat een gerede kans dat conclusie 11 een daartoe strekkende nietigheidsprocedure niet zal overleven. Tegenover de onderbouwde stelling van VG Colours dat ook de (ingeroepen) volgconclusies ongeldig zijn gelet op de stand van de techniek, heeft HE Licenties slechts gewezen op de geldigheid van conclusie 11, zodat die conclusies het lot daarvan moeten delen. De vorderingen op basis van de ingeroepen voortbrengselconclusies moeten derhalve worden afgewezen. (…)

Inbreuk werkwijzeconclusies 1 en verder
5.7. Naar voorlopig oordeel is onvoldoende aannemelijk dat sprake is van inbreuk op werkwijzeconclusie 1 van NL 904 noch de daarvan afhankelijke ingeroepen conclusies. Terecht heeft VG Colours erop gewezen dat bij een werkwijze conclusie als deze, gelezen in samenhang met de beschrijving en tekeningen, het definitieve gat in de stam van de plant logischerwijs door menselijk ingrijpen gevormd wordt met een grotere dimensie in de langsrichting van de stam dan de opening (vgl. dagvaarding p. 11, 3e alinea). De 'grap' van het octrooi is dat door de opening relatief klein te houden deze gemakkelijk te dichten is en er minder verzwakking van de stam van de plant plaatsvindt, terwijl tegelijkertijd het gat achter de opening in de langsrichting van de stam groot is om opname van de (kleur)vloeistof te vergemakkelijken en versnellen doordat meer weefsel van de plant daaraan wordt blootgesteld (p. 3, r. 30-p. 4, r. 10 octrooi). (…)

5.8. Tegenover de gemotiveerde betwisting door VG Colours dat er weliswaar kennelijk sprake is van een vergroot definitief gat in de langsrichting maar zij daartoe geen enkele maatregel treft, heeft HE Licenties onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit anders zou zijn. HE Licenties leidt de toepassing van een dergelijke maatregel af uit de omstandigheid dat uit een rapport van Naktuinbouw blijkt dat het definitieve gat in de orchideeën van VG Colours een grotere dimensie in de langsrichting heeft dan de opening (prod. 7 HE). Wat HE Licenties hier in wezen doet is het bewijsvermoeden van artikel 70 lid 8 ROW toepassen: uit het voortbrengsel leidt zij af dat de werkwijze van het octrooi wordt toegepast. Daarvoor geldt naar voorlopig oordeel echter dat eerst moet vast staan dat sprake is van een nieuw voortbrengsel. Voorshands is van een nieuw voortbrengsel evenwel geen sprake. VG Colours heeft gemotiveerd en gedocumenteerd aangevoerd dat zij sinds 2011 (derhalve ruim voor de prioriteitsdatum van het octrooi) niets anders doet, namelijk met eerst een cilindrische en nadien conische boor een gat boren in de steel van de phalaenopsis, dit gat vullen met kleurvloeistof en vervolgens afdichten met wax. Ook in NL 581 stond deze werkwijze al beschreven. De verklaring van VG Colours dat het gat nadien kennelijk bij de huidige planten - maar ook al in 2011 - groter wordt valt voorshands niet als onwaarschijnlijk ter zijde te stellen. VG Colours heeft namelijk aangevoerd dat het mogelijk te wijten is aan een verschil in osmotische waarde van de vrij welke plantencellen in het merg van de stengel tegenover een hoge osmotische waarde in de kleurstof waardoor de cellen om de kleurstof heen "uitdrogen" en het gat vergroot door in wezen een natuurlijk (en overigens onbedoeld) proces. De stelling ter zitting van HE Licenties dat VG Colours wellicht in de loop der jaren haar receptuur van de kleurstof heeft aangepast, waardoor er thans sprake zou zijn van chemisch etsen in de zin van het octrooi, mist iedere feitelijke basis. Daarbij komt dat dhr. De Koning (prod. 24 VG Colours), medewerker van VG Colours, heeft verklaard (hetgeen hij ter zitting heeft bevestigd) dat er geen etsend middel of anderszins in de loop der jaren is toegevoegd of dat het recept van de kleurvloeistof zou zijn aangepast. HE Licenties heeft terecht niet gesteld dat er dan al vanaf 2011 een etsend middel in de zin van het octrooi in de door VG Colours toegepaste kleurstof zal hebben gezeten, omdat dit de geldigheid van haar octrooi zou aantasten. (…)

5.10. De gevraagde voorzieningen in conventie moeten worden geweigerd en HE Licenties dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld. De door VG Colours opgevoerde proceskosten in conventie volgens 1019h Rv groot (€ 98.565,90 -€ 612 =) € 97.953,90 zijn niet bestreden. (…)”