Vordering tot doorhaling van het merk DESKTOP TAXATIE twee keer afgewezen

BBIE 29 oktober 2024, IEF 22358 (Matrixian tegen Calcasa en VBO tegen Calcasa). Deze samenvatting betreft twee doorhalingsbeslissingen van het BOIP. Matrixian en VBO vorderen beiden doorhaling van het merk DESKTOP TAXATIE waarvan Calcasa het merkrecht bezit. Matrixian en VBO stellen dat de term "desktoptaxatie" beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien het een algemene beschrijving zou zijn van diensten die op afstand worden uitgevoerd. VBO voert aan dat "Desktop Taxatie" specifiek de diensten van Calcasa omschrijft: taxaties die op afstand worden uitgevoerd. Calcasa betwist dit en stelt dat DESKTOP TAXATIE niet beschrijvend is. Het Bureau volgt dit standpunt en oordeelt dat DESKTOP TAXATIE niet beschrijvend is, omdat "desktop" doorgaans een computerterm is en geen synoniem voor "op afstand”. Daarnaast stelt Matrixian dat Calcasa het merk te kwader trouw heeft geregistreerd, aangezien de registratie plaatsvond na een uitspraak van de voorzieningenrechter waarin "Desktop Taxatie" als beschrijvend en niet onderscheidend werd aangemerkt. Het Bureau is bij haar beslissing niet gebonden aan een uitspraak in kort geding en moet zelfstandig beslissen. Bovendien kan uit het enkele feit dat Calcasa na dit vonnis het merk DESKTOP TAXATIE heeft geregistreerd, zonder bijkomende omstandigheden, niet worden afgeleid dat Calcasa hierbij te kwader trouw handelde. Er zijn geen verdere omstandigheden door Matrixian aangevoerd. Hierdoor wijst het Bureau de vorderingen tot doorhaling in beide zaken af.

VBO tegen Calcasa:

31.  Verzoeker voert aan dat DESKTOP TAXATIE een generieke aanduiding is en daardoor geen onderscheidend vermogen heeft. Het zou gaan om de beschrijving van een taxatie op afstand.

32. Verzoeker verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt naar een voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam. Het Bureau is echter niet gebonden aan een dergelijke uitspraak in kort geding, waarbij het bovendien gaat om een voorlopig oordeel waartegen beroep is ingesteld. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

33. Naar het oordeel van het Bureau kan op basis van de door verzoeker ingenomen stellingen en ingediende stukken niet worden geconcludeerd dat DESKTOP TAXATIE op het moment dat het betwiste merk werd aangevraagd door het relevante publiek werd opgevat als 'taxatie op afstand'. Daarbij merkt het Bureau op dat DESKTOP ook niet de betekenis 'op afstand' heeft, maar een computerterm is voor bureaublad.

Matrixian tegen Calcasa:

33. Verzoeker stelt dat het bestreden merk te kwader trouw is ingediend, omdat verweerder dit merk heeft gedeponeerd na de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

34. In de kort geding procedure was verweerders gecombineerde woord-/beeldmerk (nr. 1444749), het onderwerp van geschil en de Voorzieningenrechter oordeelde in dit kader dat het woord 'desktoptaxatie' beschrijvend en niet onderscheidend is.

35. Nog los van het feit dat het hier gaat om een voorlopige beslissing waartegen beroep is ingesteld, is het Bureau van oordeel dat op basis van de enkele omstandigheid dat verweerder na dit vonnis het bestreden merk bij het Bureau heeft ingediend, en daarmee tracht merkbescherming te krijgen voor de aanduiding DESKTOP TAXATIE als woordmerk, niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een oneerlijke houding of oneerlijk oogmerk. Overige omstandigheden zijn niet door verzoeker gesteld.

36. Nu het nietigheidsonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen kan het beroep op de kwade trouw grond derhalve niet slagen