Vorderingen afgewezen, merkinbreuk op Liberty 530 Tender sloep onaannemelijk gemaakt

Hof Amsterdam 24 september 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen) Merkenrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. Appellanten houden zich bezig met de handel van de Liberty 530 Tender sloepen. Geïntimeerde handelt in daarop gelijkende sloepen. Appellanten hebben een geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord "liberty" overgelegd, maar hebben niet voldoende toegelicht dat het gebruik van het woord "liberty" in combinatie met een getal en al dan niet het woord "Tender" op dit beeldmerk een inbreuk maakt. Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Bovendien zijn het de afnemers die een naam aan de boot geven. Onvoldoende toelichting waarom beroep op art. 3.8 BVIE zou slagen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de sloep een onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt heeft.  Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

3.3. Het voor het eerst in hoger beroep door [appellant] c.s. betrokken standpunt dat [geïntimeerde] zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk is door hen niet zodanig feitelijk toegelicht dat dit als grondslag kan dienen voor hun vordering. Zo hebben [appellant] c.s. een op naam van [appellant] geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord ‘liberty’ in schuin (hand)schrift overgelegd, maar zij hebben nagelaten voldoende toe te lichten dat het gebruik van het woord ‘Liberty’ in combinatie met een getal en al dan niet het woord ‘Tender’ zoals dat uit de als productie 10 overgelegde e-mails blijkt, op dit beeldmerk inbreuk maakt . Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Daar komt bij dat [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij slechts handelt in door haar vervaardigde casco’s (halffabrikaten), waaraan zij een type nummer geeft, en dat het de afnemers van deze casco’s zijn die, nadat de boot is afgebouwd, daaraan een type aanduiding en/of naam geven. Dit strookt met de facturen die door [geïntimeerde] als productie 7 in eerste aanleg zijn overgelegd, terwijl het tegendeel niet valt op te maken uit de reeds genoemde door [appellant] c.s. (als productie 10) overgelegde e-mails.

3.4. De rechtsgrond “ongeregistreerd modellenrecht” is door [appellant] c.s. evenmin voldoende toegelicht. Niet valt in te zien dat het bepaalde in artikel 3.8 BVIE (inhoudende - onder meer - dat indien een model op bestelling is ontworpen degene die de bestelling heeft gedaan in beginsel als ontwerper daarvan wordt aangemerkt) de door [appellant] c.s. beoogde bescherming kan bieden nu in confesso is dat de litigieuze sloep is vervaardigd op basis van een mal die van een derde afkomstig is.

3.5. De voorzieningenrechter heeft bij de beoordeling van de vraag of [geïntimeerde] zich jegens [appellant] c.s. schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige slaafse nabootsing terecht vooropgesteld dat het een ieder in beginsel vrij staat producten na te bootsen mits geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Zulks kan anders zijn indien degene die nabootst zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen op punten een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten (onnodig) verwarring sticht. Om aanspraak te kunnen maken op bescherming tegen een dergelijke nabootsing is echter vereist dat het product (in casu de sloep) een zeker onderscheidend vermogen en een eigen plaats op de markt heeft. Dat de Liberty 530 Tender op grond van haar vormgeving/uiterlijk aan deze criteria voldoet hebben [appellant] c.s. – tegen de achtergrond van de gemotiveerde en met producties gestaafde betwisting van [geïntimeerde] (waaronder haar producties 12 en 13 waarin vóór 2012 vervaardigde boten worden getoond) – onvoldoende aannemelijk gemaakt.

De onduidelijkheid hierover wordt versterkt doordat [appellant] c.s. ook ter zitting in hoger beroep geen duidelijkheid hebben kunnen verschaffen omtrent de origine van de door M. Roelvink (tevens handelend onder de naam Sloepcenter) aan [appellant] verkochte mal waarmee de Liberty 530 Tender sloep (blijkens bij memorie van grieven als productie 11 overgelegde brochures aangeprezen als zijnde “Nederlands fabrikaat, Italiaans design”) werd vervaardigd, waardoor de vraag rijst of een eventuele populariteit van en vraag naar sloepen met deze specifieke vormgeving op het conto van (alleen) [appellant] c.s. kan worden geschreven.