Vorderingen toegewezen, Adidas mag geen kleding/schoenen meer verkopen onder de naam Falcon

Rechtbank Amsterdam 29 november 2018, IEF 18132; ECLI:NL:RBAMS:2018:8515 (Dutch Brand House tegen Adidas) Merkenrecht. Huis & Haard is merkhouder van de woord- en beeldmerken met aanduiding "Falcon", die geregistreerd zijn voor (kunst)lederen producten, kleding, hoofddeksels en sportartikelen. Dutch Brand House heeft met H&H een licentieovereenkomst gesloten. Adidas heeft vanaf 1997 met regelmaat in de Benelux gebruik gemaakt van de aanduiding Falcon voor een aantal van haar schoenen. In september 2018 heeft Adidas een kleding- en schoenenlijn gelanceerd onder de aanduiding Falcon. Adidas betwist dat het gaat om soortgelijke waren, omdat het bij DBH gaat om functionele outdoor- en skikleding en bij Adidas om modieuze sneakers. De kleding van DBH en schoenen van Adidas vallen echter in dezelfde categorie omdat kleding en schoenen in de jurisprudentie worden beoordeeld als verwant op commercieel gebied en dikwijls worden verkocht in dezelfde winkels. Ook gebruiken partijen (deels) dezelfde distributiekanalen voor de verkoop van hun waren. Adidas stelt dat het woordmerk Falcon is verwaterd doordat derden veelvuldig onder deze aanduiding kleding op de markt hebben gebracht en DBH of H&H hier niet heeft tegen opgetreden. Echter moet voor verwatering het merk een soortnaam zijn geworden en daarvan is hier geen sprake. Bovendien kan het relevante publiek denken dat er een economische verbondenheid bestaat tussen partijen, omdat Adidas veelvuldig gebruik maakt van samenwerkingsverbanden. Verwarringsgevaar: inbreuk art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. Adidas moet de producten onder een andere naam op de markt brengen. Vorderingen (gedeeltelijk) toegewezen.

4.8. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter van de waren (HvJEG 29 september 1998, C-39/97 ( [partij] / [partij] )) Kleding en schoenen zijn van identieke of zeer vergelijkbare aard en worden beide gebruikt om het menselijk lichaam te bedekken en te beschermen tegen het weer. Daar komt bij dat kleding en schoenen in de jurisprudentie worden beoordeeld als verwant op commercieel gebied en dikwijls worden verkocht in dezelfde winkels (HvB Brussel 12 oktober 2001, I.R.D.I. 2002, 206 (B.S.A./B.D.)). Gelet hierop worden de schoenen van Adidas als soortgelijk beschouwd aan de kleding waarvoor DBHI bescherming geniet. Dat het hier uitsluitend om outdoor- en skikleding (van DBHI) en modieuze sneakers (van Adidas) gaat, zoals Adidas heeft aangevoerd, doet hieraan niet af. De sneakers van Adidas blijven, hoe modieus ook, (sport)schoenen die verwant zijn aan de kleding waarvoor DBHI bescherming heeft. DBHI heeft in dit verband gemotiveerd weersproken dat zij de Falcon-merken uitsluitend voor outdoor- en skikleding gebruikt. Dit valt ook niet op te maken uit de wijze waarop DBHI zich op haar websites presenteert (zie 2.3). Daaruit volgt eerder dat DBHI haar kleding door de jaren heeft ontwikkeld van overwegend skikleding naar (sport)kleding voor ‘everyday use’. Voldoende aannemelijk is dan ook dat de kleding van DBHI en de schoenen van Adidas (die eveneens (sport)kleding en schoenen voor ‘everyday use’ verkoopt) in dezelfde categorie vallen. Dit wordt ook ondersteund door de omstandigheid dat DBHI en Adidas voor de verkoop van hun waren (deels) dezelfde distributiekanalen gebruiken.

4.11. Adidas heeft erkend dat de aanduiding ‘Falcon’ voor kleding onderscheidend vermogen heeft. Zij heeft zich echter op het standpunt gesteld dat het woordmerk Falcon waarop DBHI een beroep doet, is verwaterd doordat derden veelvuldig onder de aanduiding Falcon kleding op de markt hebben gebracht (en nog steeds doen) zonder dat daartegen door DBHI dan wel Huis & Haard is (wordt) opgetreden. Gelet op hetgeen DBHI hierover naar voren heeft gebracht, is verwatering van het merk Falcon niet aannemelijk geworden. Voor verwatering moet het merk zijn verworden tot soortnaam. Daarvan is bij Falcon-kleding geen sprake. Zoals DBHI dat heeft verwoord: ‘je eet hagelslag en je drinkt ranja maar je draagt geen Falcon.’ Verder is niet aannemelijk geworden dat het merk Falcon geen of onvoldoende onderscheidend vermogen meer heeft door het gebruik van derden waartegen door DBHI niet zou zijn opgetreden. DBHI heeft in dit verband laten zien dat er eerder sprake is van incidenteel gebruik van het merk Falcon voor kleding/schoenen door derden, waartegen zij, voor zover het in haar macht lag en voor zover zij het de moeite waard vond, heeft opgetreden.

4.14. Nu, gelet op het voorgaande, ook van verwarringsgevaar wordt uitgegaan, wordt voorshands geoordeeld dat Adidas met het gebruik van het teken Falcon voor haar schoenen inbreuk maakt op het woordmerk Falcon als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het recht om tegen deze inbreuk op te treden is niet verdwenen door eerder (incidenteel) gebruik van het teken Falcon door derden en Adidas. In dit verband is nog relevant dat het gebruik van het teken Falcon voor een enkele schoen of kledingstuk niet te vergelijken is met de lancering wereldwijd door Adidas van een kleding- en schoenenlijn onder de naam Falcon en alleen een schoenenlijn in de Benelux, met bijbehorende reclamecampagne. Dat het teken Falcon niet op de producten zelf is aangebracht, maar uitsluitend staat op ‘hangtags’ en schoenendozen maakt dat niet anders.

4.16. Ten aanzien van het gevorderde inbreukverbod (onder I) geldt dat, nu het teken Falcon niet staat op de producten zelf, het Adidas uitsluitend wordt verboden om het teken Falcon voor haar producten te gebruiken. De producten zelf mag zij gewoon blijven produceren en verhandelen maar dan moet zij ze onder een andere naam op de markt brengen.