Vraag aan HvJ EU over lettercombinaties en de toevoeging van beschrijvende woordcombinaties

Prejudiciële vragen gesteld HvJ EU 16 december 2013, zaak C-20/14 (BGW Marketing- & Management-Service) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentamt. Merkenrecht. Verzoekster heeft in december 2006 een merk BWG [maar met de toevoeging "Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] laten inschrijven in het Duitse register. Verweerster Bodo Scholz heeft een woord/beeldmerk BWG ingeschreven sinds juli 2004 in gedeeltelijk dezelfde klassen. Zij heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag van verzoekster wegens het beeldmerk. De merkenafdeling van het DPMA verklaart het beeldmerk gedeeltelijk nietig. Het verwarringsgevaar zou komen door de zelfstandige onderscheidende plaats van de lettercombinatie BGW binnen het bestreden merk.

Verzoekster vraagt om heroverweging omdat opposante geen rechtsinstandhoudend gebruik van het merk zou maken. In januari 2012 wordt de eerdere beslissing van het Patent- und Markenamt vernietigd maar ook de eis van opposante afgewezen omdat rechtsinstandhoudend gebruik niet aannemelijk is gemaakt. Opposante gaat tegen die beslissing in beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende Duitse rechter (Bundespatentgericht) gaat ervan uit dat de totaalindruk van het oudere woord-/beeldmerk alleen door de lettercombinatie BGW wordt gedomineerd. Over het jongere merk oordeelt hij dat dit door toevoeging van de woorden ‘Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft’ beschrijvend van aard is. Er lijkt dan ook geen individuele indeling mogelijk en er is dan ook geen onderscheidend vermogen. Zodat hij ook hier neigt naar dominantie van de lettercombinatie en hij ziet dan ook verwarringsgevaar voor het publiek. Maar hij twijfelt gezien de uitspraak van het HvJ EU in de zaken C-90/11 en C-91/11 over de woord-/lettercombinatie. Hij besluit de volgende vraag aan het HvJ EU voor te leggen:

Moet artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard indien een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord-/beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en de lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?

Op andere blogs:
Nachtwey-IP