Vragen aan HvJ EU: Is er sprake van inbreuk indien het merk wordt gebruikt als keurmerk?

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 8 december 2017, IEF 17470; IEFbe 2471; C-690/17 (OKO-Test Verlag tegen Dr. Rudolf Liebe Nachf.) Merkenrecht. Via minbuza: Verzoekster is uitgever van het tijdschrift ÖKOTEST-Magazin waarin naast algemene informatie voor consumenten in het bijzonder waren- en dienstenonderzoeken worden gepubliceerd. Verzoekster is al vele jaren houdster van verschillende ÖKO-TEST-labels die merkenrechtelijk zijn beschermd. Verzoekster staat het fabrikanten van geteste producten in beginsel toe reclame te maken met het ÖKO-TEST-label, maar verlangt hiervoor dat een licentieovereenkomst onder bezwarende titel wordt gesloten. 

De licentieovereenkomst eindigt wanneer de test die betrekking heeft op het product door een nieuwere test achterhaald is of de eigenschappen of kenmerken van het product zijn gewijzigd. Verweerster is fabrikant van tandpasta, onder meer van het product Aminomed. Dit product werd door verzoekster in een in 2005 gepubliceerd warenonderzoek getest en met ‘sehr gut’ (uitstekend) beoordeeld. Om met dit testresultaat reclame te kunnen maken voor haar product, sloot verweerster op 15/18 augustus 2005 met verzoekster een licentieovereenkomst voor het gebruik van het op dat moment actuele ÖKO-TEST-label. In oktober 2014 kwam verzoekster erachter dat Aminomed werd verkocht op websites van derden, met een gewijzigde verpakking en voorzien van het ÖKO-TEST-label. Verzoekster is van mening dat verweerster op grond van de licentieovereenkomst niet bevoegd is het litigieuze ÖKO-TEST-label te gebruiken, aangezien dit niet onder de overeenkomst viel. Het ging volgens verzoekster bij het thans door verweerster met gebruikmaking van het ÖKO-TEST-label aangeboden product niet meer om een met het onderzoek overeenstemmend product in de zin van de licentieovereenkomst, aangezien op zijn minst de benaming en beschrijving van het product alsmede de verpakking ervan waren gewijzigd. Verweerster heeft daarentegen aangevoerd dat de licentieovereenkomst nog van kracht was en dat zij ook bevoegd was tot het gebruik van het gemoderniseerde logo. Het Landgericht heeft verweerster veroordeeld ervan af te zien om in het economisch verkeer het teken voor producten te gebruiken en/of te laten gebruiken om reclame te maken met test- en onderzoeksresultaten. Verder heeft het Landgericht verweerster veroordeeld om informatie te verstrekken en om het product terug te roepen en te vernietigen. Ter motivering heeft het Landgericht aangevoerd dat verweerster geen beroep meer kon doen op de licentieovereenkomst. Aangezien verweerster geen nadere inlichtingen heeft verstrekt ten aanzien van de beëindiging van de productie, moet ervan worden uitgegaan dat verweerster ook nog na de inschrijving van het merk heeft gehandeld. Verweerster is hiertegen in hoger beroep gegaan. In hoger beroep heeft verzoekster ook een beroep gedaan op niet-ingeschreven merken die soortgelijk zijn aan de ingeschreven litigieuze merken. 

Overweging: 

De verwijzende rechter is het met het Landgericht eens dat de licentieovereenkomst van 15/18 augustus 2005 reeds geruime tijd is afgelopen en dat ervan moet worden uitgegaan dat verweerster het afgebeelde product ook na inschrijving van de litigieuze merken nog in de handel heeft gebracht. Wanneer verweerster de litigieuze merken in de zin van het – ratione temporis nog toepasselijke – artikel 9(1) van verordening 207/2009 en van het ten aanzien van de op de toekomst gerichte vordering tot nalaten echter eveneens toepasselijke artikel 9(2) van verordening 2017/1001 en/of artikel 5 van richtlijn 2008/95 heeft geschonden, is de vordering derhalve gegrond. Voor zover verzoekster in hoger beroep ook niet-ingeschreven merken heeft aangevoerd, hoeft over de ontvankelijkheid hiervan thans nog niet te worden beslist; de prejudiciële vragen zouden ook ten aanzien van deze merken op dezelfde wijze aan de orde komen. 

Gestelde vragen:

1. Is er sprake van een inbreukmakend gebruik van een individueel merk in de zin van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder b), van de Gemeenschapsmerkenverordening/Uniemerkenverordening of artikel 5, lid 1, tweede zin, onder a), van de Merkenrechtrichtlijn, wanneer - het individuele merk is aangebracht op een product waarvoor het individuele merk niet is ingeschreven, - het aanbrengen door een derde van het individuele merk door het publiek wordt opgevat als een zogenoemd „Testsiegel” (testlabel), dus in die zin dat het product is vervaardigd en in de handel is gebracht door een niet onder de controle van de merkhouder vallende derde, maar de merkhouder dit product heeft onderzocht ten aanzien van bepaalde eigenschappen en op grond daarvan heeft beoordeeld met een bepaalde, op het testlabel vermelde score, - en het individuele merk onder meer is ingeschreven voor „Consumenteninformatie en -advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test- en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen”? 

2. Voor het geval dat het Hof de eerste vraag ontkennend beantwoordt: Is er dan sprake van een inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder c), van de Gemeenschapsmerkenverordening en van artikel 5, lid 2, van de Merkenrechtrichtlijn, wanneer - het individuele merk slechts als – onder punt 1 beschreven – testlabel bekend is en - het individuele merk door de derde als testlabel wordt gebruikt? 

Case-690/17:

Is an individual trade mark used in such a way as to infringe rights for the purposes of point (b) of the second sentence of Article 9(1) of the EC Trade Mark Regulation/EU Trade Mark Regulation or point (a) of the second sentence of Article 5(1) of the Trade Mark Directive in the case where

the individual trade mark is affixed to a product in respect of which the individual trade mark is not protected;

the affixing of the individual trade mark by a third party is perceived by the public as a ‘test seal’, which is to say that, although the product has been manufactured and placed on the market by a third party not acting under the control of the trade mark proprietor, the trade mark proprietor has tested some of the characteristics of that product [Or. 3] and, on that basis, given it a particular rating shown on the test seal; and

the individual trade mark is registered for, inter alia, ‘consumer information and consultancy with regard to the selection of goods and services, in particular using test and investigation results and by means of quality judgments’?

Should the Court of Justice answer Question 1 in the negative:

Is an individual trade mark used in such a way as to infringe rights for the purposes of point (c) of the second sentence of Article 9(1) of the EC Trade Mark Regulation and Article 5(2) of the Trade Mark Directive in the case where

the individual trade mark has a reputation only as a test seal as described in Question 1; and

the individual trade mark is used as a test seal by the third party?