Vragen aan HvJ EU: Is het relevant of een merk als beeld- of als kleurmerk wordt aangevraagd?

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 28 september 2017, IEF 17264; IEFbe 2400; C-578/17 (Hartwall) Merkenrecht. Via MinBuZa: Verzoeker (Oy Hartwall Ab) heeft op 20.09.2012 bij verweerder (nationaal octrooi- en registratiebureau) een aanvraag ingediend voor inschrijving van een teken als kleurmerk voor waren van klasse 32: minerale wateren. Verzoeker heeft naar aanleiding van een tussenbeslissing van verweerder toegelicht dat zij om inschrijving verzoekt van het aangevraagde merk als kleurmerk (niet als beeldmerk). Verweerder heeft de aanvraag (bij beslissing van 05.06.2013) afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Er zou geen uitsluitend recht op inschrijving van bepaalde kleuren kunnen worden verleend zonder gefundeerd bewijs dat de betrokken kleuren door langdurig en grootschalig gebruik onderscheidend vermogen hebben gekregen voor de betrokken waren. Het overlegde martktonderzoek van verzoeker zou niet hebben aangetoond dat de kleuren zelf bekend zijn, maar dat het beeldmerk bekend is. Verzoeker stelde beroep in tegen de beslissing van verweerder bij de handelsrechter, welke het beroep heeft verworpen bij bestreden beslissing. Omdat het aangevraagde kleurmerk niet voldoet aan de voor een merk geldende voorwaarden van §1(2) tweede alinea, van de merkenwet, die overeenkomt met artikel 2 van de merkenrichtlijn, behoeft volgens de handelsrechter in de onderhavige zaak niet te worden ingegaan op de in §13 van de merkenwet bedoelde vereisten betreffende het onderscheidend vermogen van een merk. Verzoeker heeft tegen de beslissing van de handelsrechter hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter (de hoogste bestuursrechter).

In de onderhavige zaak moet de verwijzende rechter uitmaken of het door middel van een ingekleurde tekening weergegeven merk van verzoeker kan worden ingeschreven als kleurmerk. Voor een uitspraak in het geding is het essentieel te weten op welke wijze artikel 2 en artikel 3, onder b), van de merkenrichtlijn moeten worden uitgelegd met het oog op de beoordeling of is voldaan aan de in de rechtspraak gestelde voorwaarden voor inschrijving van een kleurmerk, met name de voorwaarde met betrekking tot de grafische voorstelling en het onderscheidend vermogen van een kleurmerk. Anders dan in de hoofdgedingen die hebben geleid tot de arresten Libertel en Heidelberger Bauchemie, gaat het in de onderhavige zaak niet om inschrijving als een merk van een kleur of van kleuren als zodanig, in abstracte vorm en zonder vorm of contouren. De verwijzende rechter stelt vast dat in casu uit de aanvraag blijkt dat daarin het aangevraagde merk grafisch wordt voorgesteld door middel van een tekening, die nader wordt gepreciseerd door middel van internationaal erkende kleurcodes. Voorts heeft verzoeker benadrukt dat aanspraak wordt gemaakt op bescherming van het merk, exact zoals het door de in de aanvraag opgenomen grafische voorstelling wordt geïllustreerd en zonder een oneindige variatie van de kleuren van het merk.

Prejudiciële vragen:

1. Is het voor de uitlegging van het vereiste van onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten relevant of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd?
2. Wanneer de kwalificatie van het merk als kleurmerk dan wel als beeldmerk relevant is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan, moet het merk dan, ondanks de voorstelling daarvan door middel van een tekening, overeenkomstig de merkaanvraag worden ingeschreven als kleurmerk, of kan het enkel als beeldmerk worden ingeschreven?
3. Ingeval inschrijving van een in de merkaanvraag door middel van een tekening weergegeven merk als kleurmerk mogelijk is, is dan voor inschrijving als kleurmerk van een merk dat in de aanvraag grafisch is voorgesteld met een door de rechtspraak van het Hof voor inschrijving van een kleurmerk verlangde nauwkeurigheid (en het dus niet gaat om een inschrijving als merk van een kleur als zodanig, in abstracte vorm en zonder vorm of contouren), vereist dat gefundeerd bewijs van het gebruik wordt geleverd, zoals door het Patentti- ja rekisterihallitus wordt verlangd, of ook maar enig bewijs van het gebruik?