Vragen aan HvJ EU over niet-normaal merkgebruik binnen vijf jaar

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, IEF 15629; C-654/15 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

Verzoekster is werkzaam in de financiële sector en houdster van een gemeenschapsmerk in onder meer de makelaardij/taxaties/verhuur onroerende zaken en voor bouw/reparaties. Verweerster Matek zit in de montagebouw van houten huizen. Zij heeft haar gemeenschapsmerk in 2007 in gebruik genomen. Verzoekster start een procedure tegen verweerster wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk in de jaren 2008/2011 en vraagt een verbod op gebruik van haar merk, of gelijksoortige tekens. Zij stelt dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan over de tekens van partijen. Verweerster acht de gelijkenis niet zodanig dat er gevaar voor verwarring is. De Rb stelt verzoeker voor wat betreft het verwarringsgevaar in het gelijk en legt de gevraagde dwangsom op. In beroep wijst het Hof de vordering van verzoekster af. Er is sprake van gelijkenis van het teken maar wat daadwerkelijk vergeleken moet worden is de daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid. Het Hof ziet geen verwarringsgevaar.

Voor de verwijzende ZWE rechter (hoogste rechter) stelt verzoekster dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met formeel ingeschreven gemeenschapsmerken – merken die niet worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven – over het tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving worden uitgegaan van enkel de inschrijving en niet van het feitelijk gebruik. De verwijzende rechter leest in Vo. 207/2009 dat ‘verwarring’ afhangt van verschillende factoren (mate van bekendheid, mogelijk associatie van het merk e.d.) op deze zaak van toepassing is. Het zal in deze zaak met name om de vraag gaan hoe de soortgelijkheid van de waren/diensten moet worden beoordeeld. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet in ieder geval sprake zijn van daadwerkelijk gebruik. Het tijdvak waar het geschil over gaat ligt in ieder geval binnen de termijn van vijf jaar vanaf inschrijving van het merk door verzoekster. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor: 
1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving in de Unie geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft? 
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?