Vragen aan HvJ EU over "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft" bij inschrijving in breed palet aan warenklassen

Prjudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 12 februari 2018, IEF 17527; IEFbe 2487; C-21/18 (Textilis) Merkenrecht. Auteursrecht. Via Minbuza:
Geïntimideerde (Aktiebolag) handelt onder meer in meubels, textiel en andere producten voor de inrichting van huizen en andere gebouwen. Begin jaren dertig ging hij samenwerken met de architect J. J heeft diverse patronen voor stoffen ontworpen; één daarvan is het patroon dat bekend staat als Manhattan. Geïntimideerde verhandelt en verkoopt onder meer stoffen met door J ontworpen patronen, waaronder een stof met het Manhattan-patroon. Volgens geïntimideerde zijn de door J ontworpen stofpatronen artistieke werken in de zin van de auteurswet, waarvan de onderneming het auteursrecht bezit. 

Geïntimideerde is sinds 2012 houder van het Uniemerk MANHATTAN, een beeldmerk met grijs, wit, blauw, groen en rood. Textilis Ltd, met eigenaar O, is een vennootschap naar Engels recht. Textilis Ltd bood op haar website stoffen en bepaalde andere producten voor interieurinrichting aan met patronen waarop geïntimideerde een exclusief recht claimt. Geïntimideerde startte een procedure tegen Textilis en tegen O (hierna samen: Textilis) wegens inbreuk op het auteursrecht en het merk. Geïntimideerde vorderde dat de rechter Textilis op straffe van een dwangsom zou verbieden bepaalde producten in Zweden te koop aan te bieden en onder meer het merk MANHATTAN in Zweden te gebruiken voor stoffen, kussens en meubels. Textilis stelde tegen geïntimideerde een reconventionele vordering in met de eis dat de rechter de inschrijving van onder meer het Uniemerk MANHATTAN nietig zou verklaren. Geïntimideerde betwistte de reconventionele vordering van Textilis en stelde dat het merk onderscheidend vermogen heeft. De rechter wees Textilis’ vordering tot nietigverklaring van onder meer het gemeenschapsmerk MANHATTAN af. Voorts wees de rechter de vordering van geïntimideerde toe. Textilis stelde tegen het vonnis van de rechter hoger beroep in en vorderde toewijzing door de verwijzende rechter van Textilis’ vordering tot nietigverklaring van onder meer het gemeenschapsmerk MANHATTAN en verwerping van de vordering van geïntimideerde. Geïntimideerde maakte bezwaar tegen de wijziging van de beslissing van de rechter. 
  
Overweging: 

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7(1)e.iii van verordening 207/2009 en artikel 4 van verordening 2015/2424. De prejudiciële vragen zijn gerezen in het kader van een rechtsgeding over inbreuk op het auteursrecht en het merk, waarin Textilis een reconventionele vordering tot nietigverklaring van de twee Uniemerken heeft ingesteld, waarvan één het ingeschreven Uniemerk MANHATTAN is. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft vragen die zijn gerezen bij het onderzoek van het merk MANHATTAN en de geldigheid ervan. 

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 4 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, [en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen], aldus worden uitgelegd dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), in de nieuwe formulering van toepassing is op een gerechtelijke beoordeling van de nietigheid [overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden, namelijk na 23 maart 2016, zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en derhalve betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven? 

2. Moet artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009, in de toepasselijke versie, aldus worden uitgelegd dat een teken dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar, binnen de werkingssfeer valt, bijvoorbeeld een met het betrokken teken gedecoreerde stof? 

3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, volgens welke criteria moeten de woorden „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die (of een ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft” in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 dan worden uitgelegd in een situatie waarin de inschrijving een breed palet aan warenklassen en waren omvat en waarin het teken op verschillende manieren op de waren kan worden aangebracht? Moet de beoordeling worden gemaakt aan de hand van meer objectieve/algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruitziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren, dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouder het teken de facto mogelijk heeft aangebracht of voornemens is aan te brengen op verschillende waren?