Vragen aan HvJ EU: Schept naast elkaar in twee lidstaten bestaande merken precedent voor ontbreken verwarringsgevaar in de gehele Unie?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 februari 2016, IEF 15794; IEFbe 1737; C-93/16 (The Irish Dairy Board)
Via minbuza: Verzoekster, een in 1961 opgerichte Ierse zuivelonderneming/exporteur, heeft in januari 2014 Spaanse verweerster Tindale gedaagd wegens inbreuk op diverse gemeenschapsmerken (‘kerrygold’ voor boter en melkproducten) waarvan verzoekster houdster is. Het merk ‘kerrygold’ bestaat sinds 1962 en wordt wereldwijd, ook in Europa, verspreid. Verzoekster meent dan ook dat het merk in Europa ‘algemeen bekend’ is, zoals ook erkend in een BHIM-uitspraak van 22 oktober 2013. Verweerster, een Spaanse firma, maakt volgens verzoekster inbreuk op verzoeksters merken door in Spanje margarine te importeren en te distribueren met als onderscheidend teken Kerrymaid dat sterk overeenkomt met dat van verzoekster. Verzoekster wijst op het gevaar voor verwarring en het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit verzoeksters reputatie. Zij vraagt bescherming op grond van de MerkenVo. Verweerster beroept zich op het feit dat zij de Spanje distributeur is voor ‘Kerrymaid’ van de Kerry Group, een in 1972 opgericht bedrijf in Kerry/Ierland en ook zij exporteert zowel binnen als buiten de EU. Zij stelt dat geen gevaar voor verwarring bestaat aangezien de tekens niet overeenkomen. Het eerste element ‘Kerry’ is een geografische term die niet kan worden gemonopoliseerd; verweerster ontkent voordeel te hebben bij het gebruik van het teken. De communautaire merkenrechter verwerpt verzoeksters beroep omdat hij geen gevaar voor verwarring ziet en alleen het eerste geografische deel overeenkomt. In Ierland en Verenigd Koninkrijk bestaan de merken probleemloos naast elkaar. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

Voor de verwijzende Spaanse rechter (Gerechtshof Alicante) stelt verzoekster met name dat de eerste rechter de leer van de probleemloze co-existentie onjuist heeft toegepast. Het is duidelijk dat de ‘vreedzame existentie’ alleen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bestaat ‘om historische, culturele en commerciële redenen’ is dit door verzoekster geduld. Maar zij ziet wel problemen voor niet-Engelstalige consumenten. De vraag die ook voorligt is wat de omvang van het ius prohibendi van de merkhouder is. Gelet op eerdergenoemde co-existentie vraagt verzoekster zich in het licht van het vereiste dat het gemeenschapsmerk als een eenheid wordt behandeld, af of de rechtsgevolgen van het feit dat zij het gebruik van het jongere merk in twee EULS gedoogt, zich kunnen uitstrekken tot het gehele EU-grondgebied, zodat moet worden aangenomen dat er ook in de andere EULS geen gevaar voor verwarring is en dat er een geldige reden bestaat voor het gebruik van het jongere merk. De volgende vragen worden voorgelegd aan het HvJEU:

1) Kan artikel 9, lid 1, onder b), van de merkenverordening – voor zover het de houder van een gemeenschapsmerk slechts toestaat een derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer in de daarin vastgestelde gevallen te verbieden indien gevaar voor verwarring bestaat – in het licht van het vereiste dat het gemeenschapsmerk als een eenheid wordt behandeld aldus worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring uitgesloten is wanneer het oudere gemeenschapsmerk gedurende jaren in twee lidstaten van de Unie zonder enig probleem naast soortgelijke nationale merken bestaat, omdat de houder van eerstbedoeld merk dat duldt, zodat het ontbreken van gevaar voor verwarring in die twee lidstaten wordt geacht ook te gelden in andere lidstaten of in de gehele Unie?

2) Kunnen in de in de eerste vraag bedoelde situatie omstandigheden van geografische, demografische, economische of andere aard die kenmerkend zijn voor de staten waar die merken naar elkaar bestaan, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring, zodat het ontbreken van gevaar voor verwarring in die staten kan worden geacht ook te gelden voor een derde lidstaat of voor de Unie in haar geheel?

3) Wat de in artikel 9, lid 1, onder c), van de merkenverordening bedoelde situatie betreft, moet deze bepaling in het licht van het vereiste dat het gemeenschapsmerk als een eenheid wordt behandeld, aldus worden uitgelegd dat, wanneer het oudere merk gedurende een zeker aantal jaren in twee lidstaten van de Unie naast het litigieuze teken bestaat zonder dat de houder van het oudere merk daartegen is opgekomen, de tolerantie van die houder ten aanzien van het gebruik van het jongere teken in die twee staten in het bijzonder kan worden geacht ook te gelden voor de rest van het grondgebied van de Unie, zulks teneinde uit te maken of het gebruik van een jonger teken door een derde op een geldige reden berust?

Op andere blogs:
Marques