Vrij baan voor divisionals
Kort commentaar Tom H. Wittop Koning (EP&C) bij EPO, EBoA, 28 juni 2007, G 0001/05, Astropower Inc
Verwoede pogingen van de kant van sommige Technical boards of Appeal van het Europees octrooibureau om ernstige restricties op te leggen aan de mogelijkheid afsplitsingen van octroooiaanvragen in te dienen zijn inmiddels door een recente uitspraak van de Grote Kamer van Beroep (G1/05) gelukkig de kop ingedrukt.
Tot voor deze G-beslissing bestond er grote onzekerheid na een paar uitspraken van enkele Kamers van Beroep. Zo vond men dat een afgesplitste aanvraag die ruimer was dan de moeder ab initio ongeldig was (T39/03). Sterker nog, een vervolgafsplitsing zou dan, als gevolg daarvan, ook niet geldig zijn. Immers, een afsplitsing moet wel van een pending aanvraag zijn (Regel 25(1)EPC). Aangezien er vaak wordt gesleuteld aan met name de conclusies bij een afsplitsing, was de kans groot dat er een hoop aanvragers zouden worden gedupeerd. Met de onderhavige uitspraak komt de common sense weer terug.
De volgende vragen werden aan de Grote Kamer van Beroep gesteld. Voor het gemak geef ik de antwoorden er gelijk bij.
1. Zijn afgesplitste aanvragen geldig ingediend als ze uitbreiding van materie ten opzichte van hun directe moederaanvraag hebben? (Art 123(2)).
Ja, dat zijn ze.(Reason2.9)
2. Mogen deze afgesplitste aanvragen worden aangepast tijdens de procedure?
Ja, dat mag. Ze moeten weer tot de oorspronkelijke materie uit de moederaanvraag worden beperkt. (Reason7)
3. Moet de eerdere aanvraag pending zijn wanneer je in je afgesplitste aanvrage uitgebreide materie moet verwijderen?
Nee, dat hoeft niet. Een afgesplitste aanvrage wordt als onafhankelijke aanvraag gezien. Ten tijde van de indiening ervan moet de eerdere aanvraag nog lopen. (Reason8.1-8.2)
4. Moeten de claims van de afgesplitste aanvrage zijn gebaseerd op de claims van de eerdere aanvraag?
Nee, het gaat om de gehele inhoud van de eerdere aanvraag, zolang er maar wel aan de bepalingen van het EPC wordt voldaan (bijvoorbeeld claims gericht op onderzochte materie (Rule 86(4)) (Reason9)
5. Hoe zit het bij een reeks afgesplitste aanvragen?
De materie in een afgesplitste aanvrage moet in alle voorgaande aanvragen van de reeks hebben gestaan. Je mag dus geen tussenliggende afsplitsing overslaan, dan ben je die materie kwijt en moet die er uit (Reason 11.2). Het beste lijkt mij dus om de moederaanvraag ongewijzigd als afsplitsing in te dienen en dan vervolgens te beperken.
In de uitspraak wordt ook nog wat interessants over dubbele octrooiering gezegd. Ofschoon het Europees Octrooiverdrag daar geen directe bepalingen in kent, wordt dubbele octrooiering wel tegengegaan (Zie bijvoorbeeld de Guidelines C-IV, 6.4). De Grote Kamer van Beroep zegt in overweging 13.4 hiertoe (vrij vertaald) “dat er niets is in te brengen tegen de vaste praktijk van het Europees Octrooibureau, wanneer deze bezwaren heeft tegen wijzigingen in een afgesplitste aanvrage en deze weigert, wanneer de aldus gewijzigde afgesplitste aanvraag dezelfde materie zou claimen als de directe moeder, onafhankelijk of die al dan niet verleend is”. Dat zou dus betekenen dat je met een afsplitsing niet nog eens een tweede examinationpoging kunt doen als er een moeder bestaat die dezelfde rechten claimt. Volgens mij geldt dit ook wanneer de moeder niet meer bestaat, op een of andere manier niet tot verlening is gekomen of na oppositite is ingetrokken. Blijkbaar wil het EOB dat gelijke materie maar één keer wordt onderworpen aan een examinationprocedure, en daar valt wel wat voor te zeggen.
Al met al een logische en verwachte uitspraak. Zorg dat je alle materie in eerste instantie in je afgesplitste aanvraag houdt, dan komt het denk ik allemaal wel goed. Voorts lijkt het erop dat afsplitsingen toch echt bedoeld lijken voor het verkrijgen van octrooi op andere materie dan geclaimd in de moeder, en is dit geen manier om de materie nog eens onder examination te krijgen.
Tom H. Wittop Koning
Lees de besproken uitspraak hier.
