Vrijgesteld van aanspraken
Rechtbank Amsterdam, 12 september 2007, HA ZA 02-383. Euretco Tweewielers B.V. tegen Sijpkens / Encon Design B.V. (met dank aan Willem Hoorneman, CMS Derks Star Busmann).
Merkenrecht. Schadebegroting bij merkinbreuk en onrechtmatige daad. Schadevergoeding voor ten onrechte van merkinbreuk beschuldigde partij, mede wegens het dreigen met rechtsmaatregelen tegen afnemers.
Bij tussenvonnis heeft de rechtbank (in reconventie) geoordeeld dat Euretco door het gebruik van het teken WHEELY inbreuk maakt op de merkrechten van Sijpkens. Bij dat vonnis is ook de vordering tot staking van het inbreukmakende gebruik van het teken WHEELY alsmede de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het merk WHEELY toegewezen, alsmede een aantal merkenrechtelijke nevenvorderingen. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat het door Euretco dreigen met rechtsmaatregelen tegen de afnemers van Encon Design om deze tot het beëindigen van het gebruik van het teken WHEELY te bewegen, terwijl Encon Design gerechtigd was het teken te gebruiken, onrechtmatig is jegens Encon Design.
Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat heeft de rechtbank Sijpkens in de gelegenheid gesteld bij akte aannemelijk te maken dat hij door de merkinbreuk schade lijdt of heeft geleden en (de omvang van) zijn schade ten gevolg van het onrechtmatig handelen door Euretco nader toe te lichten.
“2.5. Naar het oordeel van de rechtbank hebben Encon Design en Sijpkens wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk schade hebben geleden. Vaststaat dat Euretco gedurende de periode van 1998 tot en met medio 2003 zonder toestemming van Encon c.s. gebruik hebben gemaakt van het inbreukmakende teken WHEELY en voldoende aannemelijk is dat Encon C.S., zou toestemming zijn gevraagd, een licentievergoeding van Euretco had kunnen bedingen. De omstandigheid dat WHeely mogelijk geen bekend merk is, doet hieraan niet af, evenmin als de stelling van Euretco dat zij achteraf bezien nimmer een licentievergoeding zou hebben betaald indien zij toestemming zou hebben gevraagd, maar dat zij veeleer een andere naam zou hebben gekozen om haar fietsen te vermarkten, welke omstandigheid voor haar risico komt.
Ook de omstandigheid dat de door Euretco verhandelde (kinder)fietsen een heel ander product betreffen dan de door Encon c.s. verhandelde fietslift doet er niet aan af dat Encon C.S. voor het gebruik van het teken WHEELY een licentievergoeding had kunnen bedingen. Ook in het geval dat helemaal niet wordt aangehaakt bij (het uiterlijk van) een product of de bekendheid ervan kan voor het gebruik maken van een merknaam een redelijke vergoeding worden bedongen.
Tot slot merkt de rechtbank op dat het ook onder het 'oude' recht, dat wil zeggen het recht zoals dat gold voor de totstandkoming en implementatie van de Handhavingsrichtlijn, mogelijk was om licentievergoedingen te bedingen voor het gebruik door derden van een merknaam en dat een gederfde licentievergoeding ook onder het 'oude’ recht als schade kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de periode waarover Encon Design schade vordert, dateert van vóór de totstandkoming en uiterste implementatiedatum van de Handhavingrichtlijn staat derhalve niet aan het toekennen van schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen in de weg.”
“2.6. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank het voldoende aannemelijk dat Encon Design en/of Sijpkens ten gevolge van de door Euretco gepleegde merkinbreuk in ieder geval enige schade hebben geleden. Dat impliceert dat de gevorderde schade op te maken bij staat reeds op grond van het voorgaande toewijsbaar is, en dat hier verder is het midden kan blijven of Encon Design en/of Sijpkens overigens nog schade hebben geleden ten gevolge van de merkinbreuk alsmede de vraag of Euretco ten aanzien van de merkinbreuk te kwader trouw is geweest.”
“2.8. Ten aanzien van de (omvang van de) gevorderde schadevergoeding ten gevolge van het onrechtmatige handelen wordt als volgt overwogen. (…) Gelet op deze bewijsstukken acht de rechtbank het ook aannemelijk dat de oorzaak van het annuleren van voornoemde order en het stopzetten van de samenwerking voornamelijk was gelegen in de dreiging van Euretco met rechtsmaatregelen richting Batavus. Als onvoldoende betwist moet het ervoor worden gehouden dat Euretco één van de grootste inkooporganisaties in Nederland is en dar Batavus vrijwel uitsluitend aan bij Euretco aangesloten klanten levert. Voorts blijkt (...) dat Batavus aanvankelijk kennelijk wel bereid was de samenwerking te continueren nadat vast zou komen te staan dat het merk WHEELY is vrijgesteld van aanspraken van Euretco.
2.9. Voorts acht de rechtbank het aannemelijk dat Encon Design en Sijpkens ten gevolge van het onrechtmatige handelen nog meer orders van Batavus zijn misgelopen en dat zij daardoor eveneens winst hebben gederfd. (…)
2.10. Allereerst wordt voorop gesteld dat Sijpkens en Encon Design in beginsel in dezelfde financiële positie dienen te worden gebracht als die waarin zij zouden hebben verkeerd indien Euretco niet onrechtmatig zou hebben gehandeld.
Daarbij is de rechtbank met Euretco echter van oordeel dat Euretco enkel het verhandelen van de fietslift onder de naam WHEELY heeft verboden, maar niet de verhandelingvan de fietslift zelf, bijvoorbeeld merkloos of onder een andere naam. Vergeleken dient dan ook te worden de hypothetische situatie waarbij Euretco helemaal geen brief met verbod tot het gebruik van het teken WHEELY zou hebben verzonden aan Batavus met de situatie waarin dat wel is gebeurd, maar waarbij de fietsliften nog we1 merkloos of onder een andere naam zouden zijn verhandeld. Naar het oordeel van de rechtbank rustte op Encon Design en Sijpkens ook een (schadebeperkende) plicht de fietslift merkloos of onder een ander merk alsnog te blijven verhandelen. De omstandigheid dat Batavus zich kennelijk weinig moeite heeft getroost de fietsliften alsnog merkloos of onder een nieuwe naam in de markt te zetten maar in werkelijkheid kennelijk alleen nog een restant fietsliften in gehavende kale dozen al dan niet met onvolledige gebruiksaanwijzingen heeft verkocht, kan redelijkerwijs niet aan Euteco worden toegerekend.
2.1 1. Het is niet goed mogelijk met zekerheid vast te stellen hoeveel fietsliften zouden zijn verkocht, indien door Euretco geen verbod onder dreiging met rechtsmaatregelen zou zijn opgelegd aan Batavus om de fietsliften met het teken WHEELY te verhandelen. Dat leent zich ook niet voor bewijs, omdat het niet gaat om voor vaststelling vatbare feiten, maar om een verwachtte uitkomst bij gewijzigde omstandigheden. De rechtbank zal daarom voor de berekening van de schade een schatting maken.
De schadevergoeding voor gemaakte buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen. Euretco wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in reconventie, begroot op: salaris procureur €5.500,- (5 % punten x tarief €2.000,- x 1/2).
Lees het vonnis hier.
