(Vrijwel) identieke velgen

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 mei 2010, KG ZA 08-885, Bayerische Motoren Werke (BMW) tegen Inter-Tyre Holland B.V. (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).

Modellenrecht. Merkenrecht. Hoger beroep in autovelgen-zaak (zie vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 oktober 2008, IEF 7140). Model voldoende duidelijk, gestelde nietigheid  onvoldoende onderbouwd. Algemeen (geclausuleerd) inbreukverbod modellen. Geen merkinbreuk: toegestaan gebruik woordmerk BMW. Wel spoedeisend belang bij nevenvorderingen.

Merkgebruik: 13. (…) “Nodig” betekent dat het desbetreffende gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de bestemming. Voorts dient het gebruik te geschieden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, hetgeen voor de gebruiker een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder meebrengt (…).

14. (…) Het hof is – anders dan de rechtbank – voorshands van oordeel dat hier sprake is van toegestaan merkgebruik. Om passende velgen aan te bieden, dient het automerk (evenals het model, type en bandenmaat van de desbetreffende auto en (soms) het bouwjaar) te worden vermeld. (…)Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat er in redelijkheid een andere manier is om aan te geven welke aangeboden velgen op welke auto passen. De aanduiding DUITS is ontoereikend, daar er, naar algemeen bekend is, meerdere Duitse automerken zijn. (…) Voormeld omschreven gebruik van het merk BMW is duidelijk bedoeld om de auto aan te geven waarvoor een velg wordt gezocht. (…) .

Algemeen verbod (modelinbreuk): 19. Voor de toewijsbaarheid van een algemeen verbod met dwangsom geldt een drieledige maatstaf:

1. er moet, mede gelet op alle bijzonderheden van het geval, voldoende grond bestaan om te vrezen dat ook op andere modellen inbreuk zal worden plaatsvinden/  er moet vrees voor herhaling zijn;
2. het verbod moet met het oog op executiegeschillen voldoende houvast bieden om te kunne beoordelen welke gedragingen al dan niet verboden zij.
3. een dergelijk verbod moet bij afweging van eblagen van beide partijen passend en geboden zijn. (vergelijk HR 1 december 1995, NJ 1996, 510).

21. (..) het hof is met Inter-Tyre van oordeel dat bij een algemeen verbod twijfel kan ontstaan of een door Inter-Tyre aangeboden velg al dan niet verboden is, temeer daar ook niet geregistreerde modellen beschermd worden.
Het hof is van oordeel dat aan dit bezwaar kan worden tegemoetgekomen door Inter-Tyre, naast het door de voorzieningenrechter opgelegde bevel, te bevelen iedere inbreuk op andere modelrechten van BMW te staken en gestaakt te houden enige tijd nadat Inter-Tyre door BMW schriftelijk op een (vermeende) inbreuk is gewezen.

Spoedeisend belang nevenvorderingen: 27. In hoger beroep heeft BMW haar spoedeisend belang bij de nevenvorderingen nader onderbouwd met haar stelling dat zij met de onder a tot en met c vermelde vorderingen beoogt verdere inbreuken door derden door het in het verkeer brengen van inbreukmakende velgen te beëindigen en/of te voorkomen. Het hof is met BMW van oordeel dat bij het beëindigen en/of voorkomen van verdere inbreuken in beginsel spoedeisend belang bestaat.

Proceskosten: Gelet op hetgeen hiervoor in incidenteel en principaal beroep is overwogen, is het hof van oordeel dat het gevorderde algemene modelinbreukverbod (geclausuleerd) moet worden toegewezen en het merkinbreukverbod moet worden afgewezen. De nevenvorderingen dienen deels te worden toegewezen. Nu partijen derhalve over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in eerste aanleg compenseren.

Lees het arrest hier.