Weer geen moratorium
Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 12 mei 2006, zaaknr./rolnr. 264432 / KG ZA 06-514. Glaxo Group Limited en GlaxoSmithKline B.V. tegen Merck Generics
Glaxo Group Limited ("Glaxo") is houder van een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen met betrekking tot de stof sumatriptan. Sumatriptan is het werkzame bestanddeel van een van de meest verkochte medicijnen tegen migraine. Dit medicijn wordt in Nederland door GlaxoSmithKline onder de naam Imigran op de markt gebracht. Het ABC is geldig tot en met 15 mei 2006. Merck Generics heeft haar generieke sumatriptan-producten alvast vóór afloop van het ABC in de Taxe voor geneesmiddelen van mei 2006 opgenomen..
Volgens de voorzieningenrechter is opname in de Taxe van de Merck Generics-producten met het oog op aflevering daarvan ná afloop van het ABC niet inbreukmakend. Weliswaar is opname in de Taxe volgens de Voorzieningenrechter een aanbiedingshandeling in de zin van artikel 53 lid 1 sub a van de Rijksoctrooiwet (ROW) 1995, maar dit aanbieden geschiedt volgens hem niet "voor een en ander" zoals dit artikel vereist. Derhalve worden het door Glaxo gevorderde inbreukverbod en moratorium afgewezen.
Het vonnis is in strijd met het arrest van de Hoge Raad inzake ICI/Medicopharma (18 december 1992, NJ 1993/735), en diverse uitspraken van de rechtbank Den Haag (o.a. Pres. Rb. Den Haag 22 mei 1995, BIE 1996/109, Sandoz/Stephar). Daarin is steeds aangenomen dat het aanbieden van een geoctrooieerd product vóór afloop van een octrooi of ABC met het oog op verkoop of aflevering ná expiratie, een inbreukmakende aanbiedingshandeling is in de zin van artikel 53 lid 1 ROW 1995. Door dit aanbieden verschaft de inbreukmaker zich een (ongeoorloofde) voorsprong tijdens de looptijd van het octrooi ten koste van het monopolie van de octrooihouder.
Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse generieke producenten, waaronder Merck Generics, medicijnregistraties aangevraagd en verkregen voor generieke sumatriptan. Merck Generics heeft daarnaast haar product ook alvast laten opnemen in de G-Standaard voor mei 2006; de G-Standaard is een databank van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met prijsopgave, die wordt onderhouden door het bedrijf Z-Index B.V. Deze databank, althans een uittreksel daaruit, wordt ook wel "de Taxe (voor geneesmiddelen)" genoemd. Voor producenten van geneesmiddelen is opname in de Taxe van essentieel belang, omdat apotheekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzeraar.
De G-Standaard voor mei 2006 is eind april (dus voor afloop van het ABC) voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branche beschikbaar gekomen voor raadpleging. Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling gedaan (door middel van een zgn. "Taxe-brief") dat de generieke sumatriptan van Merck Generics met het oog op het octrooi op het originele product pas ná 16 mei 2006 zou worden verhandeld. Volgens de voorzieningenrechter is dit van belang voor het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Daarnaast weegt mee dat de aanbieding door Merck Generics is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan om (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot het onder bescherming gestelde product. Tenslotte weegt voor de voorzieningenrechter mee dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.
Lees het vonnis hier
