Wheely
Gerechtshof Amsterdam, 11 mei 2006, Euretco Tweewielers B.V. tegen Encon Design en Sijpkens (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).
Over normaal gebruik, geregistreerde klassen en schadevergoeding.
Sijpkens heeft in 1995 het beeldmerk Wheel Bike Systems gedeponeerd. Encon brengt onder het teken WHEELY BIKE SYSTEMS een met de hand te bedienen fietsophangsysteem op de markt. In 1999 heeft Euretco het woordmerk WHEELY gedeponeerd. In de catalogus van Batavus van 2001 werd het systeem te koop aangeboden.
Euretco verzorgt een retailserviceorganisatie gericht op ondernemers in de tweewielerbranche. Onder het teken WHEELY worden sinds 1998 door bij Euretco aangesloten dealers die opereren onder de winkelformule FIETSWERELD, (kinder)fietsen verhandeld. Euretco heeft in eerste aanleg gevorderd dat Encon c.s. zullen worden bevolen iedere inbreuk op het merkrecht WHEELY te staken. Daarnaast heeft zij de doorhaling van het beeldmerk van Sijpkens gevorderd. De rechtbank heeft de vordering afgewezen.
Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de aanduiding BATAVUS WHEELY SYSTEM kan worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk. Gelet op de verschillen kan niet worden gesproken van een slechts op onderdelen afwijkend gebruik . "De grief heeft geen succes. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het woord WHEELY in het gedeponeerde beeldmerk het onderscheidende kenmerk vormt, in aanmerking genomen dat het naast de - sterk beschrijvende - woorden BIKE SYSTEMS grafisch op de voorgrond treedt en in zijn schrijfwijze er door gekenmerkt wordt dat de tweede letter E in het woord hoger geplaatst is dan de eerste letter E zodat de vorm van de E's min of meer doet denken aan de wielen van een fiets, waarvan het voorwiel door een fietslift omhoog worden gebracht. [...] Dezelfde overheersende kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord WHEELY in het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM."
Zowel het gebruik op de website als het gebruik bezien in samenhang met het gebruik in de vorm van BATAVUS WHEELY SYSTEMS wettigt volgens het hof de conclusie dat sprake is van een normaal gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW.
Met grief drie verdedigt Euretco het door de rechtbank verworpen standpunt dat Encon het merk WHEELY BIKE SYSTEMS niet heeft gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het hof stelt dat er in de BMW, noch in het Uitvoeringsreglement aanknopingspunten zijn te vinden voor het kennelijk door Euretco verdedigde standpunt dat het begrip 'de waren waarvoor het merk is gedeponeerd' een zodanig scherpe begrenzing vindt in de gekozen (in elk geval geregistreerde) klasse, dat aan deze geregistreerde klasse doorslaggevende betekenis toekomt bij de beantwoording van de vraag of er sprake is geweest van instandhoudend gebruik van het merk. Het hof stelt dat niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een zodanige onnauwkeurige, in ieder geval vage en/of ruime aanduiding van de waren, dat het gebruik van het omstreden merk voor een fietsopbergsysteem niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk voor de waren waarvan opgave is gedaan.
De rechtbank heeft volgens het hof terecht de reconventionele vordering van Encon ten aanzien van inbreuk op het merkrecht afgewezen, aangezien Encon als licentiehouder als bedoeld in artikel 11D BMW niet de bevoegdheid kan ontlenen tot het instellen van een verbods- of gebodsvordering. Onterecht afgewezen zijn de vorderingen tot het verkrijgen van schadevergoeding en of het afdragen van ten gevolge van het inbreukmakende gebruik genoten winst (welk recht de licentiehouder wel toekomt).
Grief 2 in het incidenteel appèl klaagt erover dat de rechtbank de vordering tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat, niet meteen heeft toegewezen. Het debat over de omvang van de schade zal pas kunnen plaatsvinden na de vaststelling dat (enig) oorzakelijk verband bestaat tussen de merkinbreuk en de onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen enerzijds en de door Encon gestelde schade anderszijds.
Lees het arrest hier.
