Wie wil er een klikkende vloer?
BBIE 27 augustus 2012, oppositienr. 2005759 (Forbo Financial Services AG tegen Luxury Decor Floors bvba)
Met samenvatting van Vivian van Rij, Masterstudent IViR.
Merkenrecht. Dominant element. Beschrijvende woordmerken (STEP/ SURESTEP). Betwiste merk: CLICK STEP. De merknamen "Safestep" en "Click step" mogen niet naast elkaar bestaan vanwege het verwarringsgevaar wanneer het merk Click step op soortgelijke waren betrekking heeft.
Forbo Financial Services heeft een markt in projectvinyl en linoleum vloerbedekking met onder meer de namen Step, surestep en safestep. Hij heeft oppositie ingesteld tegen de spoedinschrijving van het merk CLICK STEP door Luxury Decor Floors bvba. Forbo Financial Services heeft bezwaar tegen het gebruik door Luxury van het woordje : STEP. De mate van gelijkenis tussen de merken: SAFESTEP en CLICK STEP zou zorgen voor verwarringsgevaar. Daarom verzoekt Forbo doorhaling van het merk CLICK STEP.
Dominante element
Forbo wijst op het dominante karakter van het woordje STEP in het merk CLICK STEP. Click zal namelijk herkent worden als een generieke aanduiding van een kenmerk van de waren, namelijk de manier waarop vloeren kunnen worden bevestigd (in/aan elkaar kunnen worden geklikt). Luxury erkent het gebruik van het woord SURESTEP en SAFESTEP door Forbo, maar betwist of het woord STEP dominant is en toegeëigend mag worden door Forbo.
Onderscheidend vermogen
Luxury vindt “de ingeroepen rechten beschrijvend of minstens heel suggestief met betrekking tot vloeren, die immers in de eerste plaats dienen om erop te stappen op een comfortabele, veilige, zekere manier.” De naam SAFESTEP en SURESTEP zouden erg beschrijvend overkomen, in het engels weliswaar, en de merken hebben hierdoor een zwak onderscheidend vermogen.
Het bureau gaat hierin niet mee:
"Anders dan verweerder (zie punt 23), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en dus ab initio een normaal onderscheidend vermogen heeft. Het is niet omdat één (niet dominant) element van het merk beschrijvend is, dat dit automatisch geldt voor het geheel."
Er kan getwijfeld worden aan het onderscheidend vermogen van het woord "CLICK" voor vloerbedekking. Heeft het woord CLICK niet ook een beschrijvend element in dit geval? Denk bijvoorbeeld aan: kliklaminaat. Maar over het beschrijvende element van het woord CLICK is al uitspraak gedaan door het Hof van Beroep te Brussel (27 augustus 2006 Nr. 2006/AR/1744 (Verzoekster tegen Benelux Merkenbureau)), dit klinkt door in huidige overwegingen van het bureau. Het woord CLICK STEP is voldoende fantasievol op zichzelf. Daarnaast wordt er eerder een associatie gewekt met de klank "klik", het geluid dat men hoort bij de klikkende voetstappen op de vloer.
De vraag is nog maar of dit een wenselijk kenmerk is, wie wil er graag vloerbedekking kopen met een merk dat aanduidt dat het een vloerbedekking betreft die "klikt" wanneer men erop "stapt"? Enige twijfel zou er kunnen zijn, met inachtneming rechtsoverweging 17 van het arrest Biomild (HvJ EU 12 februari 2004, zaak C-265/00): "Het ontbreken van onderscheidend vermogen dat het merk BIOMILD wordt verweten, volgt dus uit de vaststelling dat het kenmerken van de betrokken waren beschrijft omdat het uitsluitend is samengesteld uit bestanddelen die zelf die kenmerken beschrijven."
Verder wordt er door het Bureau met de merknamen: CLICK STEP en SURESTEP dan wel SAFESTEP naast elkaar gelegd deze worden beoordeeld. De namen worden door de grote overeenstemming, begripsmatig, visueel en auditief soortgelijk beoordeeld. Daardoor mag CLICKSTEP als merk wel blijven bestaan, echter mag dit niet bestaan naast soortgelijke waren van SURESTEP, aldus voor de vloerbedekkingen. Voor dekens en tafellakens mag het merk CLICK STEP blijven bestaan.
Conclusie
41. Het ingeroepen recht bevat daarnaast het woord “Safe”, weliswaar vastgeschreven aan het woord STEP, maar zoals gezegd zijn beide elementen gemakkelijk te herkennen door het alternerend gebruik van de hoofdletters. “Safe” betekent “veilig” in het Engels en kan een eigenschap aanduiden van de betrokken waren, namelijk vinylvoeren die veiligheid verschaffen. Dit element dient dus te worden aangemerkt als zwak onderscheidend; het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel niet ervaren als het meest onderscheidende (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In zijn geheel betekent het ingeroepen recht dus zoveel als “veilige stap” of “veilig stappen”.
42. Het betwiste teken bevat als eerste element “Click”, in het Nederlands “klik, klikken” en het teken zou dus kunnen worden opgevat als “klikkende stap” of “stap die “klik” doet”.
70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.
71. Aangezien de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op de waren vinylvloeren (zie punt 32) en deze waren reeds exhaustief zijn vergeleken met de waren en diensten van het betwiste teken, kunnen de overige ingeroepen rechten niet leiden tot een ruimere toewijzing van deze oppositie.Een bespreking van deze rechten kan dus achterwege blijven, evenals een onderzoek ten gronde van de bewijzen van gebruik.
