Yoshida: nieuwe kansen voor kleurcombinatiemerk?

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Volgens het Europese Hof van Justitie moet bij de beoordeling van de geldigheid van een merkregistratie niet alleen gekeken worden naar de afbeelding zoals die is ingediend door de deposant, maar ook naar de wijze waarop het merk in de praktijk gebruikt wordt. Dat is in het kort een van de belangrijkste conclusies van het Hof in de zaak Pi-Design v Yoshida Metal Industry Co. van 6 maart 2014 (C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P) [IEF 13616].

2D = 3D
Een merkregistratie die slechts bestaat uit een twee-dimensionale afbeelding van een handvat van een mes met een stippeltjesmotief, moet volgens het Hof beschouwd worden als een handvat van een mes met driedimensionale inkepingen. Immers, zo gebruikt Yoshida Metal Industry Co. - de ongelukkige deposant in kwestie - zijn bekende messen in de praktijk. En omdat die inkepingen een technisch doel dienen, namelijk dat ze moeten voorkomen dat dat mes uit je handen glipt, komt dit merk op basis van art. 7(1)(e) ii) GMVo niet voor registratie in aanmerking.


CTM nrs. 001371244 en 001372580

Minder strenge eisen register-duidelijkheid
Een interessante uitspraak, waarin het Hof met een beroep op het algemeen belang flink afstand lijkt te nemen van zijn strenge eisen voor registerduidelijkheid, die door datzelfde Hof voor het eerst zo helder en scherp geformuleerd zijn in het Sieckmann-arrest uit 2002. Hoewel het resultaat in dit geval wel acceptabel is - want natuurlijk probeert het sluwe Yoshida met dit 2D-merk tevergeefs de weigeringsgrond van art. 7(1)(e) ii) te omzeilen - vraag ik mij wel af of dit arrest niet de basis van ons systeem van merkregistratie aantast: marktdeelnemers moeten toch zonneklaar uit het register kunnen opmaken voor welk merk iemand bescherming claimt?

Nieuwe kansen voor kleurcombinatiemerk?
Maar goed, het Hof heeft het laatste woord, dus we zullen er mee moeten leven. En misschien kunnen we er zelfs ons voordeel mee doen. Nu het Hof wat minder zwaar lijkt te tillen aan de eis dat het plaatje op zich alles moet zeggen, lijkt het moment aangebroken om ook een nieuwe koers te varen bij een ander type merk, dat naar mijn mening veel te zwaar heeft te lijden onder de strenge post-Sieckmann-eisen: het kleurcombinatiemerk. In Heidelberger Bauchemie (24 juni 2004) heeft het Hof bepaald dat kleurcombinatie-merken alleen geregistreerd kunnen worden als de ingediende afbeelding een systematische schikking laat zien die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Door deze uitspraak hebben veel bekende kleurcombinatiemerken, die nu juist niet altijd in dezelfde systematische schikking worden gebruikt, vermoedelijk hun geldigheid verloren. Denk maar eens aan IKEA (geel-blauw), Red Bull (blauw-zilver) of John Deere (groen-geel). Stuk voor stuk oersterke, ingeburgerde merken, maar bescherming als zuiver kleurcombinatie-merk wordt ze sinds Heidelberg ontzegd.


CTM 009417668 Kleurcombinatiemerk van Red Bull werd op 9 oktober 2013 nietig verklaard door de Cancellation Division van OHIM. Red Bull heeft beroep aangetekend.

Rechttrekken
Laten we dat nu eens rechttrekken door, net als in de Yoshida-zaak, bij toetsing van kleurcombinatiemerken toe te staan dat er ook gekeken wordt naar het gebruik in de praktijk. De deposant die, naast uiteraard de vereiste inburgering, kan laten zien hoe hij zijn kleurcombinatie in een flink aantal verschillende verschijningsvormen in de praktijk gebruikt, krijgt dan voortaan gewoon weer zijn broodnodige zuivere kleurcombinatie-registratie. De registratie kan dan bestaan uit een vierkantje waarin de beide kleuren 50% van de ruimte in beslag nemen en dat voorzien is van de toelichting dat de kleuren in de praktijk in verschillende vormen en verhoudingen met elkaar gecombineerd worden. Dat lijkt mij in het belang van de gebruikers van bekende kleurcombinatiemerken en een fair deal na Yoshida. En zo lopen we overigens ook weer in de pas met China, waar het zuivere kleurcombinatiemerk sinds kort gewoon bescherming schijnt te krijgen.

Bas Kist