Zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen ‘AIR MAX’ en ‘MAX 1’

BBIE 27 februari 2023, IEF 21265; Beslissing oppositie 2017842 (AIR MAX tegen MAX 1) In deze zaak heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk 'MAX 1' door de verweerder, omdat dit merk te veel lijkt op de merken 'AIR MAX' die de opposant al bezit. Het Bureau beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek (de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten). Er wordt rekening gehouden met het feit dat de gemiddelde consument vaak geen mogelijkheid heeft om merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en dat het aandachtsniveau kan variëren per soort waren of diensten. Het Bureau concludeert dat er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens en dat het publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er is volgens het Bureau sprake van verwarringsgevaar en de inschrijving van het merk door de verweerder wordt geweigerd.

42. In het betwiste teken zal het woord MAX door het Benelux publiek mogelijk worden begrepen als een voornaam. Een naam heeft echter in principe geen specifieke betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft. In het geval van de veel voorkomende voornaam MAX is daarvan naar het oordeel van het Bureau geen sprake. Het woord MAX in het betwiste teken zou daarnaast ook kunnen worden gezien als een afkorting van ‘maximaal’ of ‘maximum’. Volgens het Bureau zal het relevante publiek daarom aan het teken MAX 1 ook geen duidelijke betekenis toekennen.

53. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek. De betrokken waren zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

54. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. In dit geval heeft opposant in zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie gesteld dat de ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben verkregen en bekendheid genieten. De stukken die zijn ingediend ter onderbouwing hiervan zien echter op het teken NIKE AIR MAX en niet op het teken AIR MAX, zoals verweerder terecht stelt. Het Bureau zal daarom uitgaan van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken.

56. De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en die van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Aangezien het in de kledingsector gebruikelijk is dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt geconfigureerd, zou het relevante publiek ook kunnen denken dat het betwiste teken een submerk van opposant is.

58. Verweerder voert nog aan dat in de Benelux 654 merken zijn ingeschreven waarin de lettercombinatie MAX voorkomt en die geregistreerd zijn in klasse 25, waarvan opposant niet de houder is (zie hiervoor onder 21). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen co-existentie van oudere merken op de markt het verwarringsgevaar kan verminderen, maar dat hiermee slecht rekening kan worden gehouden indien in de oppositieprocedure is aangetoond dat deze co- existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze andere MAX merken en de in deze oppositie ingeroepen merken, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.

59. Verweerder stelt verder dat MAX 1 verwijst naar Max Verstappen en zijn racenummer 1. Hierdoor zal het publiek bij het zien van het betwiste teken volgens verweerder geen relatie leggen met de merken van opposant (zie hiervoor onder 20 en 23). Het Bureau merkt in dit verband op dat het in een oppositieprocedure dient uit te gaan van het betwiste teken zoals gedeponeerd. Er kan geen rekening worden houden met de wijze waarop het betwiste teken in de praktijk wordt gebruikt. De toets die het Bureau dient te hanteren is daarnaast niet of er daadwerkelijk sprake is van verwarring bij het publiek, maar of er een gevaar (lees: een mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Dit verwarringsgevaar dient op grond van de rechtspraak van het HvJEU normatief aan de hand van de hiervoor gehanteerde criteria te worden vastgesteld.

60. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.