Zelf gewaardeerd op elk 50%

Rechtbank Utrecht 30 november 2011, LJN BU7696 (AGENTUREN KRUYDER AMERSFOORT B.V. tegen CHARMAG S.A.)

Octrooirecht. Stukgelopen samenwerking. Berekening licentievergoeding voor bijdrage aan totstandkoming octrooien voor een raamuitzetter en een scharnier (zie ESPACENET).  Aanvullend deskundigenbericht. 

Volgens de deskundige is de basis voor een licentievergoeding normaal gesproken de verkoopwaarde af fabriek exclusief BTW van de producten waarin het octrooi is belichaamd. Volgens hem moet in de onderhavige zaak, waar het gaat om hang- en sluitwerk, uitgegaan worden van een licentievergoeding van maximaal 5% over deze verkoopwaarde (r.o. 2.11).

Charmag stelt zich op het standpunt dat de deskundige als grondslag voor de berekening van de licentievergoeding de gerealiseerde winst had moeten kiezen. De deskundige meent dat winst manipuleerbaar is. Voorts volgt er discussie over licentiepercentages. De rechtbank is wel van oordeel dat de bepaling van het percentage door de deskundige op maximaal 5% onvoldoende houvast biedt voor het bepalen door de rechtbank van de hoogte van de aan Kruyder toekomende licentievergoeding. Er wordt een aanvullend deskundigenonderzoek bevolen. Een aanvullend voorschot van de kosten van de deskundigen moet door Kruyder worden gedeponeerd.

Ook verschillen partijen van mening over de bijdrage die zij aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd. Partijen hebben in 2005 en 2006 de over en weer bestaande rechten aan elkaar gecedeerd, daarmee zijn zij beiden 50% rechthebbenden om de octrooien geworden. Hieruit, en uit de afspraak dat zij op 50/50-basis bijdragen aan de kosten met betrekking tot de octrooien, leidt de rechtbank af dat partijen hun bijdragen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten zelf hebben gewaardeerd op elk 50%. Dit dient de deskundige mee te nemen in zijn aanvullend deskundigenbericht.

Licentiepercentage 2.17.  De rechtbank is wel van oordeel dat de bepaling van het percentage door de deskundige op maximaal 5% onvoldoende houvast biedt voor het bepalen door de rechtbank van de hoogte van de aan Kruyder toekomende licentievergoeding.
Bovendien heeft Charmag in paragraaf 2.10 van haar conclusie na deskundigenbericht aandachtspunten aangereikt waarmee licentiegever en licentienemer bij het vaststellen van de hoogte van een licentievergoeding in zijn algemeenheid rekening houden.
In reactie op deze door Charmag aangedragen aandachtspunten heeft de deskundige opgemerkt dat het bespreken daarvan weinig zinvol zou zijn in het kader van de door de rechtbank gestelde vragen, en dat Charmag die aandachtspunten had moeten gebruiken bij het duidelijker formuleren van de relevante bepalingen van de samenwerkingsovereen-komst.
Anders dan de deskundige is de rechtbank van oordeel dat de door Charmag aangedragen aandachtspunten (in ieder geval ten dele) relevant zouden kunnen zijn geweest bij de bepaling van de licentievergoeding door partijen op het moment dat Charmag begon met de verkoop van de geoctrooieerde producten.

2.18.  De rechtbank zal de deskundige dan ook vragen om een aanvullend deskundigenbericht uit te brengen waarin hij nader preciseert welk percentage als een redelijk percentage voor de onderhavige producten moet worden aangemerkt, en waarin hij ingaat op de door Charmag aangedragen aandachtspunten, voor zover hij van oordeel is dat deze een rol zouden hebben kunnen spelen in het geval dat partijen bij de aanvang van verkoop van de geoctrooieerde producten (wel) een concrete licentievergoeding zouden zijn overeengekomen.

Bijdrage aan de octrooien 2.24.  De rechtbank constateert dat partijen over de bijdrage die zij aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd van mening verschillen.
De rechtbank constateert evenwel eveneens dat vaststaat dat partijen met betrekking tot de kosten van de octrooien de afspraak hebben gemaakt dat zij deze bij helfte zullen delen.
Voorts staat vast dat in het geval van één van de twee octrooien (de raamuitzetter) beide partijen als uitvinder zijn vermeld, en dat op het andere octrooi (het scharnier) alleen Kruyder als uitvinder staat vermeld. Niet gesteld of gebleken is dat Charmag op enig moment bezwaar heeft gemaakt tegen de vermelding van Kruyder als (mede-)uitvinder van de octrooien, zodat Charmag thans niet kan ontkennen dat Kruyder een relevante bijdrage aan de totstandkoming van geoctrooieerde producten heeft geleverd. Evenmin kan daardoor de stelling van Charmag worden aanvaard dat de bijdrage van Kruyder aan de geoctrooieer-de producten op nul moet worden gewaardeerd.
Ten slotte is in deze van belang dat partijen in 2005 en 2006 de over en weer bestaande rechten met betrekking tot de octrooien aan elkaar hebben gecedeerd. Daarmee zijn zij beiden 50% rechthebbenden op de octrooien geworden. Hieruit, en uit de afspraak dat zij op 50/50-basis bijdragen aan de kosten met betrekking tot de octrooien, leidt de rechtbank af dat partijen hun bijdragen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten zelf hebben gewaardeerd op elk 50%. Dit leidt tot de conclusie dat het percentage dat de deskundige in zijn aanvullende deskundigenbericht zal bepalen als redelijk percentage voor de in casu geldende licentievergoeding - in verband met het gezamenlijk houderschap van de octrooien en de bijdragen die partijen aan de totstandkoming van de geoctrooieerde producten hebben geleverd - zal worden aangepast in die zin dat dit percentage alsdan zal worden gehalveerd.

2.25.  De omstandigheid dat bij één van de octrooien alleen Kruyder als uitvinder is vermeld (en niet Charmag), brengt niet mee dat deze aanpassing alleen ten aanzien van het octrooi met betrekking tot de raamuitzetter zal plaatsvinden (waarbij beide partijen als uitvinder zijn vermeld), omdat het zoals gezegd niet gaat om het uitvinderschap maar om de bijdrage die partijen in de praktijk aan het tot stand komen van het geoctrooieerde product hebben geleverd, en geen van partijen heeft gesteld dat de bijdragen van partijen per product verschilde.

3.3.  beveelt een aanvullend deskundigenonderzoek naar de volgende vragen:
Algemene opmerking:
De rechtbank stelt voorop dat het doel van uw deskundigenonderzoek was en is om vast te stellen welke licentievergoeding partijen zouden zijn overeengekomen op het moment dat Charmag de verkoop van de artikelen waarin de geoctrooieerde vinding was verwerkt, ter hand nam.
1.  In uw deskundigenbericht komt u tot de conclusie dat een percentage van maximaal 5% als een redelijk percentage voor de in casu vast te stellen licentievergoeding kan worden beschouwd. De rechtbank kan met een maximumpercentage niet uit de voeten. Kunt u het door u redelijk geachte percentage verder concretiseren?
2.  Kunt u bij het bepalen van het onder 1. bedoelde percentage ingaan op de door Charmag in paragraaf 2.10 van haar conclusie na deskundigenbericht aangedragen aandachtspunten? Kunt u daarbij - voor zover u van oordeel bent dat één of meerdere aandachtspunten geen rol zouden moeten spelen - aangeven waarom u dat vindt?
Toelichting: Bij deze vragen wordt u verzocht om een nadere invulling te geven aan de antwoorden die u bij de vragen 1 en 2 van uw eerdere deskundigenbericht ten aanzien van het toe te passen percentage heeft gegeven. U wordt nadrukkelijk verzocht niet in te gaan op de kwesties die bij de vragen 3 tot en met 6 aan de orde zijn gekomen. Daarover heeft de rechtbank reeds geoordeeld. De uitkomst van dat oordeel van de rechtbank houdt in dat het door de deskundige bij vragen 1 en 2 vast te stellen percentage wordt gehalveerd in verband met het gezamenlijk houderschap van/de bijdragen van partijen aan de octrooien.