Zorgvuldigheid bij de onderbouwing van gestelde counterfeit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion BV)
Merkenrecht, tussenvonnis, counterfeit, parallelimport, geen Van Doren/LifeStyle, bewijs, eigen deskundigen, bewijs fraude uit administratie van derden in andere procedure.

Converse c.s. stelt dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Zij voert daartoe aan dat Sporttrading c.s. aan diverse winkelketens in Nederland en België namaak/ counterfeit Converse schoenen heeft verkocht en geleverd. Dit zijn schoenen die voor wat betreft het uiterlijk identiek zijn aan de originele Converse schoenen en waarop zonder toestemming van Converse diverse tekens, logo's en andersoortige afbeeldingen zijn aangebracht die identiek zijn aan de beeldmerken van Converse. Het merkgebruik wordt niet betwist en daarmee staat de inbreuk vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten (art. 2.23 lid 3 BVIE). Onder verwijzing naar Van Doren/Lyfestyle (IE-Klassieker merkenrecht), stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust.

De rechtbank oordeelt dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen en aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures.

Converse c.s. is in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Bij dagvaarding werden de vorderingen gebaseerd op counterfeit, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. ongeoorloofde parallelimport en de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer.

De onderhavige casus is anders dan die in het arrest Van Doren/Lifestyle, aangezien Converse c.s. stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Vooralsnog mocht Sporttrading c.s. er op vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER.

3.72 (...) Nu Converse c.s. – in een andere procedure [red. IEF 12306] – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen.

3.8 Converse c.s. stelt bij conclusie van repliek dat Sporttrading c.s. niet betwist dat zij in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de merken van Converse voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Converse zijn ingeschreven en evenmin betwist dat zij voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse. Daarmee staat de merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2003 inzake Van Doren/Lyfestyle , stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust. Converse c.s. is van mening dat Sporttrading c.s. niet in dat bewijs is geslaagd, aangezien de vaststellingen in het rapport van HLB aantoonbaar onjuist zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van de juistheid van het rapport van HLB verwijst Converse c.s. naar de door haar als producties 21a t/m i overgelegde rapporten van IFC. Volgens Converse c.s. is uit het onderzoek van de administratie van Alpi naar voren gekomen dat de schoenen waarvoor Sporttrading c.s. de merken van Converse heeft gebruikt niet afkomstig zijn van officiële (EU) Converse distributeurs, maar van buiten de EER. Uit de rapporten blijkt dat de schoenen zonder toestemming van Converse zijn geïmporteerd door een organisatie van ondernemingen (waarvan sommigen zijn gefingeerd) en personen (waarvan sommigen gebruik maken van meerdere aliassen) en door leden van deze organisatie verder zijn verhandeld binnen de EER. Er is volgens Converse c.s. dan ook geen sprake van geoorloofde parallelimport. Daarnaast handhaaft Converse c.s. haar stelling dat er sprake is van counterfeit . Zij stelt dat ook om die reden het beroep van Sporttrading c.s. op art. 2.23 lid 3 BVIE niet kan slagen.

3.43 De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen van de door haar gestelde counterfeit en daarmee ook de aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures. Daarbij laat de rechtbank nog buiten beschouwing dat de deskundige Leo Chang over dezelfde schoenen in diverse procedures wisselende verklaringen heeft afgelegd over de echtheid daarvan, zoals van de zijde van Sporttrading c.s. gemotiveerd is gesteld.

3.50 Converse c.s. is, zo begrijpt de rechtbank, in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Baseerde zij bij dagvaarding haar vordering nog op de stelling dat er sprake is van counterfeit en dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. Aziatische fabrikanten opdracht geeft counterfeit schoenen te fabriceren, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. dat er sprake is van ongeoorloofde parallelimport en dat de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer. Bovendien stelt Converse c.s. dat de Converse schoenen waarin Sporttrading c.s. heeft gehandeld afkomstig zijn van een organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude. Volgens de curator is er sprake van een koerswijziging die pas eind 2010 in ingezet, hetgeen ook blijkt ook uit het feit dat Converse c.s. de schoenen die op 21 oktober 2009 bij Erren in beslag zijn genomen heeft vrijgegeven zonder onderzoek in te stellen naar de herkomst van de schoenen. Converse c.s. betwist dat er sprake is van een koerswijziging. Wat daar ook van zij, vast staat in ieder geval dat de (juridische) discussie in de loop van de procedure een andere wending heeft genomen en dat Converse c.s., mede op grond van in andere procedures verkregen informatie waar Sporttrading c.s. vaak geen inzage in heeft, telkens met andere stellingen en weren komt. Dit komt de helderheid van de procedure niet ten goede, getuige ook het grote aantal processtukken en producties in deze procedure.

3.51 Een van de belangrijkste wendingen in deze procedure wordt veroorzaakt door het in opdracht van Converse c.s. verrichte onderzoek van IFC, welk onderzoek is gebaseerd op de digitale administratie van Alpi en waarop Converse c.s. haar stelling baseert dat de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. De curator betwist onder meer dat er een verband kan worden gelegd tussen het handelen van deze organisatie en de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen. In de IFC rapporten wordt er volgens de curator steeds ten onrechte van uitgegaan dat de afkorting ‘STC’ zou betekenen dat het document in kwestie betrekking heeft op ‘Sporttrading Converse’. STC staat echter voor said to contain. . Het gevolg hiervan is dat de IFC mogelijk ten onrechte documenten in haar onderzoek heeft betrokken die helemaal geen betrekking hebben op Converse schoenen. De curator acht dat bijzonder onzorgvuldig. Kwalijker nog vindt de curator dat nadat deze fout door IFC is ontdekt, dat door IFC in haar rapportages niet wordt rechtgezet. Sterker nog, Converse c.s. verzwijgt dat deze fout is gemaakt. In de procedure tussen Converse c.s. en Piet Kerkhof heeft Converse c.s. een tussenrapportage van IFC in het geding gebracht van 16 januari 2012 (productie 50). In die rapportage wordt vermeld dat ‘STC’ toch niet ‘Sporttrading Converse’ betekent. Aan deze vaststelling worden vervolgens geen consequenties verbonden. Deze tussenrapportage is door Converse c.s. in deze procedure niet in het geding gebracht. In plaats daarvan heeft Converse c.s. een tussenrapportage in het geding gebracht van 10 februari 2012. Deze tussenrapportage is vrijwel identiek aan die van 16 januari 2012. Het belangrijkste verschil is dat de fout met betrekking tot de betekenis van ‘STC’ in de rapportage van 16 januari 2012 wel wordt genoemd, maar niet in de rapportage van 10 februari 2012. Daardoor worden de rapportages van IFC misleidend, aldus de curator.

Merkinbreuk
3.54 Niet in geschil is dat er geen sprake is van merkinbreuk, voor zover Sporttrading c.s. heeft gehandeld in Converse schoenen die afkomstig zijn van Kesbo en Converse Netherlands BV. Het antwoord op de vraag of dat ook geldt ten aanzien van de schoenen die afkomstig zijn van Brand Search kan in het midden worden gelaten, nu Converse c.s. haar vordering met betrekking tot deze schoenen heeft ingetrokken.

3.55 Vast staat dat Sporttrading c.s. daarnaast ook heeft gehandeld in Converse schoenen afkomstig van andere leveranciers. Met betrekking tot deze Converse schoenen staat als onweersproken vast dat Sporttrading c.s. voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse, zodat er sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Converse kan Sporttrading c.s. dit gebruik van haar merken in het economisch verkeer verbieden, tenzij er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag op wie de bewijslast daarvan rust.

3.58 De curator stelt zich onder verwijzing naar – onder meer – de als producties 28 en 29 in het geding gebrachte licentieovereenkomst tussen Kesbo en Converse en de concept licentieovereenkomst tussen Infinity en Converse op het standpunt dat Converse een exclusief distributiestelsel hanteert, zodat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. De curator is dan ook van mening dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Converse c.s. stelt dat nog daargelaten dat Sporttrading c.s. geen belang heeft bij omkering van de bewijslast, omdat Sporttrading c.s. de beweerdelijke bronnen waaruit de schoenen afkomstig zijn in het vrijwaringsincident al bekend heeft gemaakt, Sporttrading c.s. er ook niet in is geslaagd aan te tonen dat er gevaar bestaat voor afscherming van de nationale markten. Converse hanteert in de EU een open afzetsysteem dat volledig verenigbaar is met de regels van het Europese mededingingsrecht en waarbij passieve verkoop contractueel niet is verboden. Er is dan ook geen reden om op grond van het arrest Van Doren/Lifestyle de bewijslast om te keren, aldus Converse c.s.

3.60 De onderhavige casus is anders dan de casus die aanleiding gaf tot het arrest Van Doren/Lifestyle , aangezien Converse c.s. zich in feite op het standpunt stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Converse c.s. stelt immers dat de door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen counterfeit schoenen zijn die door een organisatie van ondernemingen en personen (hierna te noemen: de Organisatie) van buiten de EER zijn ingevoerd en vervolgens binnen de EER zijn verhandeld. Aangezien Converse c.s. zich niet op het standpunt stelt dat de waren door of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan zij niet overeenkomstig Van Doren/Lifestyle met het bewijs daarvan worden belast.

3.63 De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV bij hun parallelhandel altijd buitengewoon zorgvuldig te werk zijn gegaan. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Wilde een leverancier zijn bron beschermen en om die reden Sporttrading Holland BV of Sport Concept BV geen inzage geven in de documenten, dan werd door de leverancier een notariële- of accountantsverklaring afgegeven. Dat is bijvoorbeeld door de Spaanse leverancier Ressokd-Rings verschillende malen gedaan. Was de leverancier niet bereid om zelf een notariële- of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV gevraagd om, onder geheimhouding, aan hun registeraccountant inzage te verschaffen in de administratie van de leverancier, zodat de accountant kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV ingekochte goederen met instemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer waren gebracht. De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV daarmee afdoende zekerheid hadden dat de door hen ingekochte goederen door hen vrij konden worden verhandeld zonder dat op enig merkenrecht inbreuk zou worden gemaakt.

3.70 Uit het voorgaande volgt vooralsnog dat Sporttrading c.s. er op mocht vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. In het feit dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent, maar betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn, ziet de rechtbank aanleiding om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Daarbij weegt nog het volgende mee.

3.72 Gezien deze verklaringen valt naar het oordeel van de rechtbank niet uit te sluiten dat de door de vermeende Organisatie ingevoerde Converse schoenen originele Converse schoenen zijn, verkregen via de zogenaamde ‘back door’ orders . Dat ‘de Benelux sinds de zomer van 2008 wordt overspoeld door grote partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de handel zijn gebracht’, zoals Converse c.s. stelt, is in dat geval te wijten aan een probleem binnen de eigen organisatie van Converse. Converse heeft er dan ook alle belang bij dat er door een onafhankelijke deskundige een deugdelijk onderzoek wordt verricht naar de herkomst van deze schoenen, waarbij niet alleen de administratie van Alpi wordt betrokken – zoals IFC heeft gedaan – maar ook de administratie van Sporttrading c.s. Nu Converse c.s. – in een andere procedure – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

3.73 De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

Lees de uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (link)
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (pdf)