Afspraken uit licentieovereenkomst bepalen mede recht op naam 'Invitria'

Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, IEF 18761, LS&R 1745; ECLI:NL:RBDHA:2019:10913 (Medical Workshop tegen Sharpsight) Medical Workshop is een totaalleverancier in oogheelkunde. De heer Gonçalves, bestuurder van Sharpsight, is oogarts en houder van een aantal octrooien waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1. Dit octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Eind 2009 hebben Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst gesloten m.b.t. Invitria, een product voortgekomen uit het octrooi. Medical Workshop is houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA. In 2019 heeft Sharpsight het Uniewoordmerk INVITRIA gedeponeerd voor waren en diensten in klasse 10. Na publicatie door het EUIPO heeft Medical Workshop oppositie ingesteld tegen dit depot, waarop nog niet is beslist.
Medical Workshop wil dat Sharpsight ieder gebruik van het merk Invitria staakt en gestaakt houdt. Geoordeeld wordt dat Medical Workshop en Sharpsight redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria aan het product verbonden zou blijven. Dit leidt ertoe dat (Sharpsight via Gonçalves, omdat hij de octrooihouder is en hij na afloop van de Licentieovereenkomst als enige recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen, ook het recht heeft de naam Invitria voor het product te gebruiken.

4.4 Maar zelfs als in dit vonnis voorhands zou kunnen worden beslist wie de naam Invitria heeft bedacht, dan beantwoordt dat nog niet zonder meer de centrale vraag wie recht heeft op het gebruik van de naam Invitria vanaf 19 november 2019. Het bezitten van een auteursrecht of een merkrecht betekent immers niet dat die rechten door de houder onder alle omstandigheden gebruikt mogen worden. Afspraken die de houder met anderen heeft, kunnen in de weg staan aan het (op een bepaalde manier of jegens bepaalde derden) uitoefenen of gebruiken van dat recht.

4.5 De onderhavige zaak wordt nu juist gekenmerkt door het feit dat Medical Workshop en Sharpsight al in 2007, nog in de ontwikkelingsfase van het product en voor de aanvraag van het (Europees) octrooi, in contact met elkaar zijn gekomen en daarna een jarenlange samenwerking zijn aangegaan ten aanzien van het product, waarvan de (geactualiseerde) Licentieovereenkomst de schriftelijke uitwerking vormt. Tussen Medical Workshop en Sharpsight bestaat dus een verbintenisrechtelijke rechtsverhouding die in de onderlinge relatie de rechten en verplichtingen van partijen bepaalt. De vraag wie, en onder welke voorwaarden, recht heeft op gebruik van de naam Invitria kan daarom naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter alleen worden beantwoord door de afspraken tussen Medical Workshop en Sharpsight die volgen uit de Licentieovereenkomst in de beoordeling te betrekken. Partijen hebben dat zelf niet, althans niet ter beantwoording van de voornoemde kernvraag gedaan.